Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 27-12-2011, BU9749, HD 200.075.756 T

zaaknummer HD 200.075.756

arrest van de vierde kamer van 27 december 2011

in de zaak van

tegen

op het bij exploot van dagvaarding van 27 augustus 2010 ingeleide hoger beroep van het door de rechtbank ’s-Hertogenbosch gewezen tussenvonnis van 2 juni 2010 tussen principaal appellante - hierna [Appellante] genoemd - als gedaagde en principaal geïntimeerde - hierna [Geintimeerde] genoemd - als eiseres.

1. Het geding in eerste aanleg (zaak/rolnr. 183720/HA ZA 08-2219)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld tussenvonnis.

2. Het geding in hoger beroep

2.1. Bij memorie van grieven heeft [Appellante], onder overlegging van twee producties, tien grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het tussenvonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot afwijzing van de vorderingen van [Geintimeerde] met veroordeling van [Geintimeerde] in de proceskosten van beide instanties.

2.2. Bij memorie van antwoord heeft [Geintimeerde], onder overlegging van zes producties (producties A t/m F) de grieven bestreden. Voorts heeft [Geintimeerde] incidenteel appel ingesteld, daarin twee grieven aangevoerd en geconcludeerd kort gezegd, tot vernietiging van het tussenvonnis voor zover daarin is geoordeeld over het auteursrecht op de Chaplin met veroordeling van [Appellante] in de werkelijke kosten van het geding.

2.3. [Appellante] heeft in incidenteel appel geantwoord.

3. De gronden van het hoger beroep

Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de beide memories.

4. De beoordeling

in principaal en incidenteel appel

4.1. Onder punt 2 van het bestreden tussenvonnis heeft de rechtbank de feiten opgesomd. Tegen het eerst genoemde feit door de rechtbank heeft [Appellante] haar eerste grief gericht. Het hof zal daar op terugkomen. Hieronder volgt eerst een samenvatting van de relevante feiten in hoger beroep.

4.1.1. [Geintimeerde] is een Nederlandse meubelproducent. Door [ontwerper] is een fauteuil ontworpen, de Charly. In 1984 heeft [ontwerper] de Kho Liang Ie prijs gewonnen met de Charly.

4.1.2. In 1987 is door [ontwerper] een eetkamerstoel ontworpen, geënt op de Charly, die Chaplin heet. Op 19 april 1988 is onder meer met betrekking tot de Charly en de Chaplin een internationaal modeldepot verricht onder het nummer [modeldepotnummer] met vermelding van [Geintimeerde] als modelrechthebbende en [ontwerper] als ontwerper. De modelregistratie is na de afloop van vijf jaar niet verlengd. Door [Geintimeerde] is evenmin een instandhoudingsverklaring afgelegd, zoals bedoeld in art. 21 lid 3 BTMW (oud).

4.1.3. De rechten op de Charly en de Chaplin zijn in 1990 door [ontwerper] aan [Geintimeerde] overgedragen.

4.1.4. [Appellante] exploiteert een winkelketen voor meubelen. Tot haar collectie behoort de eetkamerstoel Beat. [Geintimeerde] heeft het aanbieden en de verkoop van de Beat geconstateerd en heeft [Appellante] bij brief van 5 april 2007 bericht dat de Beat inbreuk maakt op het auteursrecht van [Geintimeerde] en haar gesommeerd deze inbreuk te staken en over te gaan tot het ondertekenen van een onthoudingsverklaring. [Appellante] heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven.

4.1.5. Bij dagvaarding van 18 juni 2007 heeft [Geintimeerde] [Appellante] in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam. De vordering van [Geintimeerde] tot staken en gestaakt houden van iedere openbaarmaking en verveelvoudiging van producten die (nagenoeg) identiek zijn aan de Charly en de Chaplin is door de voorzieningenrechter samen met een deel van de nevenvorderingen, bij vonnis van 19 juli 2007 toegewezen.

4.1.6. Het hof Amsterdam heeft bij arrest van 27 november 2007 het vonnis van de voorzieningenrechter Amsterdam van 19 juli 2007 vernietigd en de vorderingen van [Geintimeerde] afgewezen. Daartoe heeft het hof onder meer geoordeeld dat het auteursrecht van [Geintimeerde] op de Charly en de Chaplin is vervallen doordat [Geintimeerde] bij het einde van haar modelrecht in 1993 geen instandhoudingsverklaring heeft afgelegd als bedoeld in art. 21 lid 3 BTMW (oud). Daarbij heeft het hof geoordeeld dat het beroep van [Geintimeerde] op art. 5 lid 2 van de Berner Conventie (BC) faalt, omdat het om een geschil gaat tussen twee Nederlandse vennootschappen, waardoor de BC toepassing mist. Bovendien heeft het hof geoordeeld dat de Beat geen slaafse nabootsing is van de Charly en de Chaplin, omdat van een verwarringwekkende gelijkenis geen sprake is.

4.1.7. [Geintimeerde] heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld. De Hoge Raad heeft bij arrest van 30 oktober 2009 de door [Geintimeerde] opgeworpen klachten inzake het vervallen auteursrecht en de toepasselijkheid van de BC verworpen. De Hoge Raad heeft daartoe - kort gezegd -geoordeeld dat het hof terecht en op juiste gronden heeft geoordeeld dat het auteursrecht op de Charly en Chaplin is vervallen. Bovendien bekrachtigt de Hoge Raad het oordeel van het hof dat art. 5 lid 2 BC toepassing mist, omdat uit de stukken blijkt dat partijen ervan zijn uitgegaan dat Nederland het land van oorsprong van beide werken van [Geintimeerde] is. Ook het beroep van [Geintimeerde] op art. 93 en 94 GW kan volgens de Hoger Raad niet slagen.

4.2.1. [Geintimeerde] heeft aan deze vorderingen ten grondslag gelegd dat de Charly en de Chaplin auteursrechtelijke bescherming genieten, omdat ze een oorspronkelijk karakter bezitten en de persoonlijke stempel van de maker dragen. Doordat de Beat nagenoeg identiek is aan of sterk lijkt op de Charly en de Chaplin maakt [Appellante] inbreuk op het auteursrecht op de Charly en de Chaplin, dan wel is er sprake van slaafse nabootsing, op grond waarvan [Appellante] onrechtmatig jegens [Geintimeerde] handelt. Daarbij heeft [Geintimeerde] betoogd dat de Charly in 1983 als eerste in Duitsland is gepubliceerd in de zin van de BC, zodat op grond van art. 5 lid 2 BC het auteursrecht op de Charly, ondanks het ontbreken van een instandhoudingsverklaring, niet is vervallen.

4.2.2. [Appellante] heeft de vorderingen betwist en in dat verband gesteld dat de stelling van [Geintimeerde] dat de Charly in januari 1983 in Duitsland is gepubliceerd niet geloofwaardig is, waardoor het auteursrecht van [Geintimeerde] wel is vervallen. Bovendien is sinds de jaren negentig een trend van dergelijke stoelen op de Nederlandse markt ontstaan, zodat - als er al sprake zou zijn van een auteursrecht op de Charly en Chaplin - de beschermingsomvang beperkt is, aldus [Appellante]. Daarnaast heeft [Appellante] betwist dat er sprake is van auteursrechtelijke inbreuk of slaafse nabootsing.

4.3. De rechtbank heeft in het bestreden tussenvonnis een bewijsopdracht verstrekt aan [Geintimeerde] luidende dat [Geintimeerde] wordt opgedragen te bewijzen ‘dat de stoel Charly is getoond op de in januari 1983 gehouden meubelbeurs te Keulen’. De rechtbank heeft daartoe geoordeeld dat indien Duitsland als land van oorsprong in de zin van de BC heeft te gelden, de BC van toepassing is, waardoor het vervallen zijn van het auteursrecht op de Charly niet aan [Geintimeerde] kan worden tegengeworpen (ro. 4.8 tussenvonnis). Daarnaast heeft de rechtbank geoordeeld dat er sprake is van auteursrechtinbreuk door [Appellante] indien het auteursrecht op de Charly niet is vervallen. Ten aanzien van de Chaplin heeft de rechtbank geoordeeld dat, gelet op het feit dat [Geintimeerde] niet heeft gesteld dat de Chaplin een ander land van oorsprong kent dan Nederland, het auteursrecht daarop, door het ontbreken van een instandhoudingsverklaring na het verval van de modelregistratie, is vervallen.

4.4. [Appellante] is tijdig in beroep gekomen van het bestreden tussenvonnis. Haar grieven zijn met name gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat het auteursrecht op de Charly niet is vervallen, indien het land van oorsprong niet Nederland is, en tegen de bewijsopdracht. Daarnaast voert [Appellante] een grief aan tegen het oordeel van de rechtbank over de auteursrechtinbreuk. In het incidenteel appel heeft [Geintimeerde] een grief gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat op de Chaplin een zelfstandig auteursrecht rust dat in 1993 is vervallen. Vanwege dit incidenteel appel en haar antwoord daarop heeft [Appellante] bij pleidooi haar vijfde grief ingetrokken.

in principaal appel

4.5.1. Grieven II en X van [Appellante] hebben betrekking op de uitleg van de BC en de invloed daarvan op het onderhavig geschil. Gezien het belang van deze grieven voor het verdere verloop van deze zaak, zal het hof deze grieven als eerste behandelen.

4.5.2. De Hoge Raad heeft in voornoemd arrest van 30 oktober 2009 in kort geding overwogen dat uit de stukken blijkt dat partijen ervan zijn uitgegaan dat Nederland het land van oorsprong van beide werken van [Geintimeerde] (hof: de Charly en Chaplin) is. In de onderhavige bodemprocedure heeft [Geintimeerde] aangevoerd dat het land van oorsprong van de Charly niet Nederland, maar Duitsland is. [Appellante] stelt dat ongeacht of het land van oorsprong Nederland of Duitsland is, het auteursrecht op de Charly is vervallen vanwege het ontbreken van een instandhoudingsverklaring in de zin van art. 21 lid 3 BTMW (oud). Daarbij heeft [Appellante] bij pleidooi gesteld dat [Geintimeerde] op grond van de BC maximaal 25 jaar bescherming kan inroepen.

4.5.3. De BC is slechts van toepassing op situaties waarbij een auteur van een werk bescherming zoekt in een ander land van de Unie dan het land van oorsprong van het betreffende werk. Indien komt vast te staan dat het land van oorsprong voor de Charly Duitsland is, zoals [Geintimeerde] stelt, dan is de BC van toepassing.

4.5.6. De Hoge Raad heeft in zijn Cassina-arrest (HR 26 mei 2000, LJN AA5967, NJ 2000, 671) geoordeeld in ro. 3.3.2: ‘Art. 2 lid 7 BC laat de lidstaten weliswaar vrij in het regelen van de bescherming van werken van toegepaste kunst, maar laat de bepalingen van art. 7 lid 4 uitdrukkelijk onverlet en beperkt in zoverre dus die vrijheid. Voor zover werken van toegepaste kunst (mede) auteursrechtelijk worden beschermd, zoals het geval is in de Auteurswet 1912 (art. 10 lid 1 sub 11), mag de beschermingsduur dan ook niet minder dan 25 jaar belopen. Het geldend maken van dit aan art. 7 lid 4 te ontlenen recht mag ook niet worden onderworpen aan het formele vereiste van het afleggen van een verklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 BTMW, aangezien art. 5 lid 2 BC bepaalt dat het genot en de uitoefening van de in art. 5 lid 1 bedoelde rechten aan geen enkele formaliteit zijn onderworpen.’

4.5.7. [Appellante] stelt allereerst dat het voormelde Cassina-arrest berust op een onjuiste lezing of uitleg van de BC, . Daarbij beroept [Appellante] zich op het proefschrift van S.J. Schaafsma (‘Intellectuele eigendom in het conflictenrecht’, serie Recht en Praktijk, Kluwer Deventer, 2009), die van mening is dat het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 BC niet van toepassing is op werken van toegepaste kunst, waardoor de door art. 21 lid 3 BTMW vereiste instandhoudingsverklaring niet in strijd is met de BC. Daarbij stelt [Appellante] dat op basis van het Cassina-arrest maximaal 25 jaar bescherming kan worden geclaimd door een auteur van een werk dat een ander land van de Unie als land van oorsprong heeft. Subsidiair heeft [Appellante] betwist dat de BC van toepassing is in de onderhavige zaak.

4.5.8. Zoals hiervoor onder 4.5.3 geoordeeld gaat de subsidiaire stelling van [Appellante] niet op. Indien vast komt te staan dat het land van oorsprong voor de Charly Duitsland is, dan komt [Geintimeerde] op grond van art. 3 lid 1 sub a jo art. 5 lid 1 en lid 4 sub a BC een beroep toe op de bepalingen van de BC.

4.5.9. Op grond van art. 2 lid 7 BC hebben unielanden het recht om de voorwaarden te bepalen die gelden voor de bescherming van werken van toegepaste kunst. Daar heeft de BC één uitzondering op gemaakt en die betreft de duur van de bescherming. In art. 7 BC is de beschermingsduur bepaald. Het hiervoor geciteerde art. 7 lid 4 bepaalt dat de beschermingsduur voor werken van toegepaste kunst niet korter mag zijn dan 25 jaar vanaf de vervaardiging van het werk.

4.5.11. Uit art. 7 lid 5 BC volgt dat het einde van de beschermingstermijn wordt bepaald door te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar volgend op de datum van vervaardiging. De stelling van [Appellante] dat de Charly reeds in 1980 is vervaardigd volgt het hof niet. Deze stelling is door [Geintimeerde] voldoende gemotiveerd betwist en kan niet alleen op grond van de overgelegde producties 3 en 4 bij pleidooi als vaststaand worden aangenomen. Volgens de stellingen van [Geintimeerde] is de Charly in januari 1983 gepubliceerd op de meubelbeurs in Keulen. Het hof leidt uit het voorgaande af dat de vervaardiging niet later dan in 1982 kan zijn geschied. Voor de Charly geldt daarom als aanvang van de beschermingstermijn 1 januari 1983. Deze termijn is 25 jaar later, dus op 1 januari 2008, geëindigd.

4.5.12. Op grond van het voorgaande genoot [Geintimeerde] - indien vast komt te staan dat het land van oorsprong van de Charly Duitsland is - tot 1 januari 2008 auteursrechtelijke bescherming op de Charly, maar na 1 januari 2008 niet meer. Dat het gaat om twee Nederlandse vennootschappen die een geschil hebben over een in Nederland gepleegde vermeende inbreuk doet daar niet aan af, nu het land van oorsprong van het werk leidend is voor de toepasselijkheid van de BC. Dat deze bescherming ruimer is dan de bescherming die een model- en auteursrechthebbende geniet aan wie geen beroep toekomt op de BC, levert geen verboden discriminatie op in de zin van art. 12 EG-verdrag (thans art. 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Een ongunstiger behandeling door een lidstaat van zijn eigen auteursrechthebbenden ten opzichte van buitenlandse auteursrechthebbenden, dan wel van werken van nationale oorsprong ten opzichte van werken van buitenlandse oorsprong, levert niet een door art. 18 VWEU verboden discriminatie op (vgl. HR 11 mei 2001, LJN AB1558, NJ 2002, 55, Vredestein, ro. 3.3.3). Het beroep van [Appellante] op het Tod’s arrest van het Europees Hof van Justitie (HvJEG 30 juni 2005, C-28/04, Tod’s/Heyraud) gaat niet op. Die zaak heeft immers betrekking op de omgekeerde situatie waarbij de auteur op grond van het reciprociteitsbeginsel minder bescherming zou toekomen dan de wetgeving van de lidstaat, waar bescherming wordt gezocht, biedt. Niet alleen in het voornoemde Tod’s arrest, maar ook in het Phil Collins-arrest (HvJEG 20 oktober 1993, C-92/92 en C-326/92, IER 1994, 91) heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het reciprociteitsbeginsel van art. 2 lid 7 BC niet mag worden toegepast op werken uit een ander EU-land dan het land waar bescherming wordt gezocht. Daarop stuit eveneens de stelling van [Appellante] af dat de rechtbank een onjuiste uitleg zou hebben gegeven aan art. 2 van het Duitse Urheberrechtsgesetz in verband met de reciprociteitsregel.

4.5.13. Het voorgaande brengt mee dat grieven II en X slagen voor zover deze zien op de periode na 1 januari 2008 en niet slagen voor de periode daarvóór.

4.6. De consequentie van het voorgaande is dat [Geintimeerde] in ieder geval vanaf 1 januari 2008 en derhalve ook tijdens de onderhavige bodemprocedure, geen auteursrechtelijke bescherming meer toekomt op de Charly. Een 'ex nunc' beoordeling van een inbreuk op het auteursrecht op de Charly is daardoor ook niet mogelijk. De vorderingen van [Geintimeerde] strekken zich echter uit over de hele periode van de vermeende inbreuk door [Appellante]. Zoals volgt uit de gedingstukken heeft [Geintimeerde] bij brief van haar advocaat van 5 april 2007 richting [Appellante] een beroep gedaan op de auteursrechtelijke bescherming op de Charly.

4.7. In dat verband heeft [Geintimeerde] tijdens het pleidooi gesteld dat niet zij zou moeten bewijzen dat het land van oorsprong Duitsland is, maar dat [Appellante] zou dienen te bewijzen dat de Charly voor het eerst in Nederland is gepubliceerd. Het is echter [Geintimeerde] die zich beroept op de bescherming van de BC. Op grond van de hoofdregel van art. 150 Rv rust daardoor de bewijslast dat de BC in het onderhavige geschil van toepassing is - omdat volgens haar stelling het land van oorsprong Duitsland is - op [Geintimeerde] (vergelijk HR 28 oktober 2011, LJN BR3059). Op grond van de door [Geintimeerde] overgelegde verklaringen en bewijsstukken en de betwisting daarvan door [Appellante], is het hof van oordeel dat de stelling van [Geintimeerde] niet als vaststaand kan worden beschouwd. Daarvoor zal [Geintimeerde] nog nader bewijs dienen te leveren.

Bewijsopdracht

4.8. [Appellante] komt met grieven I, III, VIII en IX op tegen de door de rechtbank aan [Geintimeerde] gegeven bewijsopdracht en de daaraan ten grondslag gelegde oordelen. Het hof zal deze grieven gezamenlijk behandelen.

4.8.1. Zoals hierboven geoordeeld, is het hof van oordeel dat [Geintimeerde] tot 1 januari 2008 een beroep toekomt op de bescherming van de BC, indien komt vast te staan dat het land van oorsprong van de Charly Duitsland is. Hieruit volgt ook dat [Geintimeerde] voor wat betreft de periode van 5 april 2007 tot 1 januari 2008 belang heeft bij bewijslevering van Duitsland als het land van oorsprong van de Charly.

4.8.5. Zoals de rechtbank terecht opmerkt in ro. 4.8.4. van het bestreden tussenvonnis, is de enkele aanwezigheid of het enkele tonen van de Charly op voornoemde beurs onvoldoende om Duitsland als land van oorsprong aan te (kunnen) merken. Om te kunnen oordelen dat er sprake is geweest van een eerste publicatie in Duitsland zal moeten vaststaan dat [Geintimeerde] de Charly tijdens de genoemde beurs voor het eerst aan het publiek, waaronder de meubelverkopers, heeft aangeboden en dat potentiële afnemers de mogelijkheid hadden de Charly te bestellen en/of te kopen. De door de rechtbank in het dictum geformuleerde bewijsopdracht is daarom te beperkt. Deze dient te luiden dat de Charly op die beurs voor het eerst is gepubliceerd in de zin van art. 3 lid 3 BC.

Auteursrechtinbreuk

4.9. Grieven IV, VI en VII hebben betrekking op de beoordeling van de inbreuk op het auteursrecht op de Charly. [Appellante] heeft gesteld dat op de Charly ‘een zeker auteursrecht rust’. Daarbij stelt [Appellante] echter dat de beschermingsomvang van de Charly beperkt is. Enerzijds omdat de Charly is geïnspireerd door een campingstoeltje en anderzijds omdat sinds midden jaren '90 ‘de magere eetkamerstoel’ gemeengoed is geworden.

4.9.1. De oorspronkelijkheid van een werk dient beoordeeld te worden naar het moment van het totstandkomen van dat werk (HR 16 april 1999, LJN ZC2889, IER 1999, 29 Bigott-Batco/Doucal). Gelet op de grote verschillen in de totaalindruk tussen een campingstoel, zoals door [Appellante] bedoeld en de Charly, tast die campingstoel de oorspronkelijkheid en ook de beschermingsomvang van de Charly niet aan. Bovendien is onbetwist door [Geintimeerde] gesteld dat op het moment van de introductie van de Charly deze stoel de enige was in haar soort.

4.9.2. [Appellante] stelt dat de beschermingsomvang van de Charly uitermate beperkt is geworden doordat er sprake is van verwatering. Voor zover in het auteursrecht al gesproken zou kunnen worden van verwatering in die zin dat een in aanvang beschermd werk verworden is tot een onbeschermde stijl, heeft [Appellante] onvoldoende gemotiveerd en onderbouwd waarom daar in het onderhavige geval sprake van is. De acht door [Appellante] tijdens het pleidooi in eerste aanleg getoonde stoelen (voor zover daarvan foto’s zijn overgelegd door [Geintimeerde] in producties 25-32) geven geen aanleiding aan te nemen dat inmiddels sprake zou zijn van een onbeschermde stijl. Het hof acht niet aangetoond dat de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Charly in die mate terug te vinden zijn in andere stoelen dat daaruit afgeleid zou moeten worden dat deze trekken van de Charly verworden zijn tot algemene stijlkenmerken.

4.9.3. Voor de beoordeling van de vraag of [Appellante] met haar Beat inbreuk maakt op het auteursrecht dat rust op de Charly - indien komt vast te staan dat het land van oorsprong Duitsland is - komt het erop aan of de Beat in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Charly vertoont, dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de Beat als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt (zie HR 29 november 2002, LJN AE8456, IER 2003, 17, Una Voce Particolare, ro. 3.5).

4.9.4. Hieronder zijn de Charly van [Geintimeerde] en de Beat van [Appellante] afgebeeld:

Afbeeldingen stoelen

4.10. De slotsom van het voorgaande is dat, indien het land van oorsprong van de Charly Duitsland is, op de Charly vanaf het moment van vervaardiging tot 25 jaar na 1 januari 1983 auteursrecht heeft gerust. [Appellante] heeft in dat geval van april 2007 tot 1 januari 2008 met haar Beat inbreuk gemaakt op dit auteursrecht. Doordat het auteursrecht op de Charly vanaf dat moment is vervallen is er nadien geen sprake meer van auteursrechtinbreuk.

in incidenteel appel - auteursrecht Chaplin

4.12. Met haar eerste grief in incidenteel appel komt [Geintimeerde] op tegen ro. 4.4.4 van het bestreden tussenvonnis, waarin de rechtbank heeft geoordeeld dat de Chaplin een zelfstandig beschermd werk is, omdat deze volgens [Geintimeerde] aangemerkt moet worden als een verveelvoudiging in gewijzigde vorm van de Charly in de zin van art. 10 lid 2 Aw. [Geintimeerde] stelt dat de Chaplin enkel qua maatvoering verschilt van de Charly. Daarom is er sprake van een verveelvoudiging in gewijzigde vorm in de zin van art. 13 Aw, waarbij de totaalindruk te weinig verschilt van de Charly. De Chaplin is daardoor geen zelfstandig werk, aldus [Geintimeerde].

4.12.2. [Geintimeerde] heeft geen belang bij haar incidentele grieven om de volgende reden. Indien de grieven zouden slagen brengt dat met zich mee dat het auteursrecht op de Chaplin zou zijn vereenzelvigd met het auteursrecht op de Charly en, gezien hetgeen hiervoor is overwogen in principaal appel, zou dit auteursrecht dan eveneens zijn vervallen op 1 januari 2008. Nu het hof in het principaal appel reeds heeft vastgesteld dat [Appellante] met haar Beat inbreuk maakt op het auteursrecht op de Charly in de periode van 5 april 2007 tot 1 januari 2008 - indien het land van oorspong van de Charly Duitsland is - komt [Geintimeerde] geen belang meer toe bij de behandeling van de incidentele grieven.

in principaal appel - slaafse nabootsing

4.13. Zoals overwogen, zal het hof, op grond van de devolutieve werking van het hoger beroep, ook de grondslag van slaafse nabootsing beoordelen.

4.13.1. Ten aanzien van nabootsing van een product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat. Dit beginsel lijdt uitzondering wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (HR 20 november 2009, NJ 2011, 302, Lego-arrest, ro. 3.3.2).

4.13.3. Om onrechtmatigheid van [Appellante] aan te nemen dient er sprake te zijn van ongeoorloofd verwarringsgevaar door het op de markt brengen van de Beat. Of er sprake is van verwarringsgevaar dient te worden beoordeeld op het moment dat de nabootsing op de markt is verschenen. [Geintimeerde] stelt dat de Beat vanaf 2006 of tenminste vanaf 2007 op de markt is verschenen. [Appellante] stelt dat de markt sinds de jaren ’90 is overspoeld door gelijksoortige eetkamerstoelen. [Geintimeerde] betwist dit, maar geeft wel aan dat de Charly/Chaplin sinds 2003 navolging hebben gekregen en er zich sedertdien meerdere nabootsingen op de markt bevinden. Dat neemt niet weg dat het hof uit de stukken van partijen opmaakt dat de Charly/Chaplin ten tijde van de introductie van de Beat voldoende onderscheidend vermogen toekwamen in Nederland om bescherming te genieten tegen slaafse nabootsing.

4.13.4. Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar in de onderhavige zaak wordt uitgegaan van het gemiddeld publiek dat bestaat uit gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consumenten. Ook al is hierboven in ro. 4.9.6 geoordeeld dat de totaalindrukken van de Beat ten opzichte van de Charly onvoldoende verschillen om de Beat als een zelfstandig werk te kunnen aanmerken, is het hof van oordeel, net als het hof Amsterdam in het arrest van 29 november 2007 in de tussen partijen in deze kwestie gevoerde kort geding procedure, dat verwarringsgevaar bij het publiek tussen de Beat en de Charly/Chaplin niet te duchten valt. Dit om de hierna volgende redenen.

4.13.5. Weliswaar zijn in de Beat elementen terug te vinden die ook in de Charly/Chaplin zijn gebruikt, maar de Beat verschilt daarnaast op een aantal punten. De kruisverbinding tussen de poten is niet aanwezig bij de Beat. De toevoeging van een horizontale naad en het weglaten van de doorlopende verticale naad op het zitkussen van de Beat geeft de indruk dat het zitkussen een los element vormt van de stoel. De armleuningen zijn een stuk rechter, de poten lopen recht naar beneden en de kromming van de rugleuning is minder elegant, waardoor de Beat minder elegant, minder gestileerd en plomper oogt dan de Charly/Chaplin. De Beat oogt ook eenvoudiger dan de Charly/Chaplin.

4.13.7. Het voorgaande brengt mee dat er geen sprake is van ongeoorloofde slaafse nabootsing door [Appellante], waardoor [Appellante] ook niet onrechtmatig handelt jegens [Geintimeerde].

Slotsom in principaal appel

4.14. Op grond van hetgeen hiervoor is geoordeeld in principaal appel zal het hof het bestreden tussenvonnis van de rechtbank vernietigen voor zover de bewijsopdracht mede betrekking heeft op de periode na 1 januari 2008 en voor wat betreft de formulering van de bewijsopdracht in het dictum van het bestreden vonnis. Op grond van art. 356 Rv en in het belang van een doelmatige afdoening zal het hof de zaak aan zich houden en [Geintimeerde] toelaten bewijs te leveren van haar stelling dat de Charly voor het eerst is gepubliceerd op de meubelbeurs van Keulen in de zin van art. 3 lid 3 BC.

4.15. Gelet op het tussen partijen gevoerde debat zal het hof partijen toelaten tussentijds cassatie in te stellen tegen dit tussenarrest.

in principaal en incidenteel appel

4.16. Het hof houdt iedere verdere beslissing, waaronder de beslissing over de proceskosten, aan.

5. De uitspraak

Het hof:

op het principaal appel

vernietigt het tussenvonnis waarvan beroep voor zover de bewijsopdracht mede betrekking heeft op de periode na 1 januari 2008 en voor wat betreft de formulering van de bewijsopdracht in het dictum;

in zoverre opnieuw rechtdoende:

laat [Geintimeerde] toe bewijs te leveren dat de Charly voor het eerst is gepubliceerd op de meubelbeurs van Keulen in de zin van art. 3 lid 3 BC;

bepaalt, voor het geval [Geintimeerde] bewijs door getuigen wil leveren, dat getuigen zullen worden gehoord ten overstaan van mr. J.M. Brandenburg als raadsheer-commissaris, die daartoe zitting zal houden in het Paleis van Justitie aan de Leeghwaterlaan 8 te 's-Hertogenbosch op een door deze te bepalen datum;

verwijst de zaak naar de rol van 10 januari 2012 voor opgave van het aantal getuigen en van de verhinderdata van partijen zelf, hun advocaten en de getuige(n) op woensdagen in de maanden februari, maart en april 2012;

bepaalt dat de raadsheer-commissaris na genoemde roldatum dag en uur van het getuigenverhoor zal vaststellen;

bepaalt dat de advocaat van [Geintimeerde] tenminste zeven dagen voor het verhoor de namen en woonplaatsen van de te horen getuigen zal opgeven aan de wederpartij en aan de civiele griffie;

bepaalt dat tegen dit arrest tussentijds beroep in cassatie openstaat;

op het principaal en incidenteel appel

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.M. Brandenbrug, A.E.M. van der Putt-Lauwers en H. Struik en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 27 december 2011.