Hoge Raad, 17-12-2004, AR3170, C04/064HR en C04/100HR

17 december 2004

Eerste Kamer

Nrs. C04/064HR en C04/100HR

JMH

BOSTA B.V.,

gevestigd te Veghel,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. W. Taekema,

[verweerder],

gevestigd te [vestigingsplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. R.S. Meijer.

Verweerster in cassatie - verder te noemen: VDL - heeft bij exploot van 7 april 1998 eiseres tot cassatie - verder te noemen: Bosta - gedagvaard voor de rechtbank te 's-Hertogenbosch en, na vermeerdering van eis bij conclusie van repliek, gevorderd bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. Bosta te bevelen om binnen vijf werkdagen na de betekening van het in dezen te wijzen vonnis alle buisklemmen die zij op 24 juni 1997 in voorraad had en die inbreuk maken op de auteurs- en merkrechten van VDL op haar VDL-buisklemmen, aan VDL af te geven en VDL te machtigen deze inbreukmakende producten voor rekening van Bosta te (doen) vernietigen;

2. Bosta te bevelen zich terstond na de betekening van het in dezen te wijzen vonnis te onthouden van de verdere verkoop en/of levering van de inbreukmakende buisklemmen als omschreven in het lichaam van deze dagvaarding;

3. Bosta te bevelen zich terstond na de betekening van het in dezen te wijzen vonnis te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van VDL als omschreven in het lichaam van deze dagvaarding;

4. Bosta te bevelen zich terstond na de betekening het in dezen te wijzen vonnis te onthouden van ieder inbreukmakend gebruik van het vormmerk van VDL als omschreven in het lichaam van deze dagvaarding;

5. Bosta te bevelen zich terstond na de betekening van het in dezen te wijzen vonnis te onthouden van elk onrechtmatig handelen als omschreven in het lichaam van deze dagvaarding;

6. Bosta te bevelen binnen één week na de betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan VDL of haar advocaat schriftelijk mededeling te doen van naam, adres, telefoonnummer(s) en bankrekeningnummer(s) van de producent en van alle hun bekende leverancier(s) en wederverkopers van producten die inbreuk maken op de auteurs- en merkrechten van VDL, voorzover deze gegevens hun bekend zijn, één en ander voorzover mogelijk gestaafd door facturen of andere bescheiden;

7. Bosta te bevelen binnen één week na de betekening van het in dezen te wijzen vonnis, onder overlegging van kopieën van facturen of andere justificatoire bescheiden, aan VDL schriftelijk opgave te doen van

a) de aantallen inbreukmakende producten die zij van haar toeleverancier(s) heeft gekocht en geleverd gekregen, dan wel voor derden onder zich heeft gehad;

b) de aantallen inbreukmakende producten die zij aan derden heeft verkocht en/of geleverd;

c) de aantallen van de bedoelde inbreukmakende buisklemmen die zij op 24 juni 1997 nog in voorraad had;

d) naam en adres van de afnemer(s) van de inbreukmakende buisklemmen die zij op 24 juni 1997 nog in voorraad had en die zij tussen 24 juni en 1 juli 1997 heeft uitgeleverd;

8. te bepalen dat, indien Bosta met de naleving van de onder 1 t/m 7 gevraagde verboden en/of bevelen in gebreke blijft, Bosta aan VDL een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ƒ 50.000,-- zal verbeuren voor iedere overtreding van ieder afzonderlijk bevel, alsmede een dwangsom van ƒ 10.000,-- voor iedere dag dat de overtreding van ieder van deze bevelen zal voortduren;

9. Bosta te veroordelen de ten gevolge van de te dezen bedoelde inbreuken genoten winst aan VDL af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen als volgens de wet;

10. Bosta te veroordelen tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan VDL te betalen een bedrag van ƒ 1.434.547,15;

11. Bosta te veroordelen in de kosten van deze procedure.

Bosta heeft de vorderingen bestreden en in reconventie, na verschillende wijzigingen van eis, gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. nietig te verklaren het vormmerk dat door VDL op 15 januari 1997 is gedeponeerd onder nr. 885831 voor de Benelux, en ambtshalve doorhaling daarvan te gelasten;

2. VDL te veroordelen om binnen veertien dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan VDL te betalen een bedrag van ƒ 666.656,33.

VDL heeft in reconventie de vorderingen bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 21 juli 2000 de vordering grotendeels (de geldvordering tot een bedrag van ƒ 934.547,15 met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding) toegewezen en de vordering in reconventie afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft Bosta in conventie en in reconventie hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Daarbij heeft Bosta haar eis in reconventie gewijzigd en met vernietiging van voormeld vonnis gevorderd:

1. nietig te verklaren op grond van art. 14 lid 1, onder a., BMW het vormmerk dat door VDL op 15 januari 1997 is gedeponeerd onder nr. 885831 in het Benelux merkenregister en ambtshalve de doorhaling daarvan te gelasten;

2. voorwaardelijk (voor zover het hof van oordeel mocht zijn dat de VDL-buisklem vatbaar is voor mensenrechtelijke bescherming): nietig te verklaren op grond van art. 4 lid 6 BMW van voormeld vormmerk en ambtshalve doorhaling daarvan te gelasten;

3. VDL te veroordelen om aan Bosta te vergoeden de schade die zij heeft geleden als gevolg van de betekening van de twee in het petitum omschreven vonnissen van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

1. Bosta te veroordelen tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan VDL te betalen:

-een bedrag van ƒ 500.000,-- aan verbeurde dwangsommen;

-een bedrag van ƒ 270.512,-- aan buitengerechtelijke kosten;

-een bedrag van ƒ 150.000,-- ter zake van de aantasting van de auteurs- en merkrechten van VDL,

althans zodanige bedragen als het hof in goede justitie zal vermenen te behoren;

2. Bosta te veroordelen tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan VDL te betalen de door VDL gederfde winst ten bedrage van ƒ 1.315,095,--;

3. Bosta te veroordelen tot vergoeding van de schade wegens gederfde winst voor zover deze het onder 2 hierboven vermelde bedrag te boven gaat, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

4. Bosta te veroordelen tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan VDL terzake de door haar als gevolg van de inbreuk genoten winst af te dragen een bedrag van ƒ 795,814,--;

5. Bosta te veroordelen de door haar als gevolg van de inbreuk genoten winst - voor zover deze hoger is dan onder punt 4 hiervoor aangegeven - af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen als volgens de wet;

6. te bepalen dat Bosta de door de inbreuk genoten winst afdraagt indien deze hoger is dat de door Bosta aan VDL te betalen schadevergoeding wegens gederfde winst en dat Bosta de door VDL gederfde winst vergoedt indien deze hoger is dat de door Bosta als gevolg van de inbreuk genoten winst.

Nadat Bosta zich tegen de vermeerdering van eis had verzet, heeft VDL haar vordering in appel onder 1 met ƒ 500.000,-- verminderd, waarna Bosta haar verzet tegen de vermeerdering van eis heeft ingetrokken.

Bij tussenarrest van 24 juni 2003 heeft het hof in het principaal en incidenteel appel in conventie de zaak naar de rol verwezen voor aktes door partijen en voorts in conventie en in reconventie iedere verdere beslissing aangehouden.

Bij akte ter rolzitting van 15 juli 2003 heeft Bosta het hof verzocht te bepalen dat tegen het arrest van 24 juni 2003 cassatieberoep kan worden ingesteld dan wel naar aanleiding van deze akte een arrest te wijzen met dezelfde inhoud als het arrest van 24 juni 2003 doch met daarin opgenomen de overweging dat tegen dat arrest cassatieberoep kan worden ingesteld.

VDL heeft bij antwoordakte ter zitting van 23 september 2003 geconcludeerd tot afwijzing van het verzoek.

VDL heeft bij akte ter zitting van 6 januari 2004 haar eis vermeerderd met € 14.499,76 ter zake van onderzoekskosten in de periode oktober 2001 tot en met november 2002 en zich uitgelaten omtrent de onderdelen zoals verzocht in het tussenarrest van 24 juni 2003 met overlegging van producties.

Bosta heeft het hof bij faxbrief van 16 februari 2004 verzocht te beslissen op het door haar bij akte ter rolle van 15 juli 2003 gedane verzoek en om de procedure voor het overige te schorsen. In die brief is medegedeeld dat een afschrift daarvan is verzonden aan de advocaat van VDL.

Het hof heeft bij arrest van 9 maart 2004 in het principaal en incidenteel appel bepaald dat tegen het tussenarrest van 24 juni 2003 beroep in cassatie kan worden ingesteld

Het tussenarrest van het hof van 24 juni 2003 en het arrest van 9 maart 2004 zijn aan dit arrest gehecht.

Tegen het tussenarrest van het hof van 24 juni 2003 heeft Bosta bij exploot van 11 februari 2004 (ingeschreven onder rolnummer C04/064) beroep in cassatie ingesteld. Vervolgens heeft Bosta bij exploot van 19 maart 2004 (ingeschreven onder rolnummer C04/100) beroep in cassatie ingesteld tegen (i) het arrest van het hof van 9 maart 2004 als vervolg op het arrest van het hof van 24 juni 2003 [voor zover het arrest van 9 maart 2004 bedoeld tussenarrest vervangt respectievelijk geacht moet worden gelijkluidend te zijn aan dat tussenarrest, met de aanvulling dat tegen (de beslissingen in) het tussenarrest van 24 juni 2003 beroep in cassatie kan worden ingesteld] en (ii) [voor het geval het voormelde arrest van 9 maart 2004 niet geacht moet worden het tussenarrest van 24 juni 2003 te vervangen] het voormelde tussenarrest van 24 juni 2003. Beide cassatiedagvaardingen zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

VDL heeft in beide beroepen primair geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van Bosta in haar beroepen, subsidiair tot verwerping van de beroepen.

De zaken zijn voor partijen met betrekking tot het beroep op niet-ontvankelijkheid toegelicht door hun advocaten en voor Bosta mede door prof. mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt:

- in de zaak C04/064 tot niet-ontvankelijkheid van Bosta in haar cassatieberoep, en

- in de zaak C04/100 tot verwijzing naar de rol voor voortprocederen.

De advocaat van VDL heeft bij brief van 15 oktober 2004 op die conclusie gereageerd.

De Hoge Raad:

in de zaak met rolnr. C04/64:

verklaart Bosta niet-ontvankelijk in haar beroep;

in de zaak met rolnr. C04/100:

verklaart Bosta niet-ontvankelijk in haar beroep;

in de zaken met rolnr. C04/064 en C04/100:

veroordeelt Bosta in de kosten van de gedingen in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van VDL begroot op € 359,34 aan verschotten in de zaak met rolnr. C04/64, op € 5.740,34 aan verschotten in de zaak met rolnr. C04/100, en op € 2.200,-- voor salaris in de zaken met de rolnummers C04/64 en C04/100 tezamen.