Parket bij de Hoge Raad, 11-05-2001, AB1558, C99/234HR

Edelhoogachtbaar College,

Dit geschil heeft betrekking op de vraag of, na verval van een modeldepot zonder instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 BTMW, auteursrechtelijke bescherming wordt behouden voor een bandenprofiel. Daarnaast is in geschil, of merkenrechtelijke bescherming voor een bandenprofiel kan worden verkregen, in welk verband aan de orde komt, voor wie het gedeponeerde teken (het bandenprofiel) onderscheidend vermogen moet hebben.

1. De feiten en het procesverloop

1.1. In cassatie kan van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan:(1)

1.1.1. Eiseres tot cassatie, Vredestein, heeft in 1988 onder het merk "Perfect" fietsbanden, bestemd voor de standaard dames- en herenfiets, op de markt gebracht. Deze banden worden in de gedingstukken ook wel aangeduid als: Perfect-oud.

1.1.2. In 1995 heeft Vredestein de Perfect-band aangepast; de versie-1995 wordt in de stukken aangeduid als: Perfect-nieuw. De aanpassing is niet van dien aard, dat het profiel van de Perfect-nieuw daardoor wezenlijk anders "oogt" dan het profiel van de Perfect-oud(2).

1.1.3. Vredestein heeft op 30 oktober 1995 het profiel van de Perfect-nieuw onder nummer DM 034502-2.1/2.2 als model gedeponeerd bij het internationaal bureau van de World Intellectual Property Organization (hierna: WIPO) te Genève, onder meer voor bescherming in de Benelux.

1.1.4. Bij gedaagde in cassatie, de stichting Ring 65, is een twaalftal fietsbandendistributeurs aangesloten. De stichting heeft tot doel, kort gezegd: het bevorderen van de onderlinge samenwerking en het behartigen van de belangen der deelnemers. In de tweede helft van 1996 heeft Ring 65, ten behoeve van de bij haar aangesloten distributeurs, via haar importeur 100 fietsbanden van het type C-1214 gekocht. Deze, uit Taiwan afkomstige, fietsbanden heeft Ring 65 onder het merk "Anello" onder de aangesloten distributeurs verspreid met het doel deze band op grotere schaal in Nederland op de markt te brengen(3). Het profiel van de Anello fietsband vertoont opmerkelijke gelijkenis met de profielen van de Perfect-oud en de Perfect-nieuw(4).

1.1.5. Op 12 september 1996 heeft Ring 65 het profiel van de Anello fietsband onder nummer 27593-05 als model gedeponeerd bij het WIPO-bureau.

1.1.6. Vredestein heeft Ring 65 bij brief van 10 december 1996 gesommeerd, schriftelijk te bevestigen- samengevat - dat zij zich zal onthouden van de handel in fietsbanden waarvan het profiel sterke gelijkenis vertoont met het profiel van de door Vredestein onder het merk Perfect verhandelde fietsbanden. Vredestein heeft bij gebreke van voldoening aan deze sommatie rechtsmaatregelen in het vooruitzicht gesteld. Ring 65 heeft aan de sommatie geen gevolg gegeven.

1.1.7. Vredestein heeft op 10 januari 1997 het profiel van Perfect-nieuw onder nummer 885563 als vormmerk gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau.

1.1.8. Vredestein heeft op 7 april 1997 - na aanvang van de onderhavige procedure - de inschrijving van het onder 1.1.3 genoemde modeldepot bij het WIPO laten doorhalen. In cassatie kan tevens als vaststaand worden aangenomen, dat Vredestein geen verklaring tot instandhouding van het auteursrecht als bedoeld in art. 21 lid 3 van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW) heeft afgelegd.

1.2. Op 21 januari 1997 heeft Ring 65 Vredestein gedagvaard voor de rechtbank te Zutphen. De vordering is in de loop van het geding gewijzigd. Ten tijde van het vonnis vorderde Ring 65, verkort weergegeven:

1.3. Vredestein heeft verweer gevoerd en heeft in reconventie, zakelijk weergegeven, gevorderd:

1.4. Bij vonnis van 29 januari 1998 heeft de rechtbank in conventie de gevraagde verklaring voor recht gegeven en de nietigverklaring van het (onder 1.1.7 genoemde) merkdepot van Vredestein uitgesproken. Voor wat betreft het auteursrecht, heeft de rechtbank overwogen dat Vredestein er niet in geslaagd is, aan te geven waarom het profiel van haar Perfectband de voor een auteursrecht vereiste originaliteit bezit, mede in aanmerking genomen dat de eerder uitgebrachte autoband P 2000 van Pirelli een vergelijkbaar Z-vormig profiel vertoont en het profiel van de Perfect-fietsband niet bijzonder afwijkend is van dat van andere, op de markt gebrachte fietsbanden (rov. 7.2 Rb). Voor wat betreft het merkenrecht, was de rechtbank van oordeel dat het gedeponeerde profiel van de Perfect-band onvoldoende onderscheidend vermogen bezit (rov. 7.4 Rb). Voor een vordering op grond van ongeoorloofde mededinging heeft Vredestein volgens de rechtbank te weinig gesteld (rov. 7.6 - 7.7 Rb).

1.5. In reconventie heeft de rechtbank de gevorderde nietigverklaring van het (onder 1.1.5 genoemde) modeldepot van Ring 65 toegewezen en de doorhaling van dit depot gelast, op de grond dat dit profiel ten tijde van het depot niet nieuw was ten opzichte van de eerder in het verkeer gebrachte fietsband Perfect-oud (zie rov. 6.2 en 7.10 Rb). Deze beslissing is in appèl en cassatie niet bestreden en behoeft verder geen bespreking. De rechtbank heeft de vorderingen van Vredestein in reconventie voor het overige afgewezen.

1.6. Vredestein heeft hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem. Bij arrest d.d. 16 maart 1999 (IER 1999 nr. 34) heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd, zij het op gedeeltelijk andere gronden.

1.7. Vredestein heeft - tijdig - beroep in cassatie ingesteld. Tegen Ring 65 is in cassatie verstek verleend. Vredestein heeft haar standpunt schriftelijk laten toelichten.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

2.1. Het cassatiemiddel omvat twee (hoofd-)onderdelen. Het eerste onderdeel ziet op de auteursrechtelijke aspecten, het tweede op het merkenrecht. Ik begin met het eerste. Wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, als bedoeld in art. 1 in verbinding met art. 10 Auteurswet 1912, dan is vereist dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt(5). Anders dan de rechtbank, die van oordeel was dat het profiel van de Perfect-band niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwam wegens gebrek aan oorspronkelijkheid, heeft het hof aannemelijk geacht dat de Perfect-profielen zich wezenlijk onderscheiden van de autoband P 2000 van Pirelli en van andere verkrijgbare profielen van fietsbanden. Volgens het hof is voldaan aan het oorspronkelijkheidsvereiste (rov. 5.8). Dit feitelijk oordeel, wat daar verder van zij, is in cassatie niet ter discussie gesteld. Bij de behandeling van het middel dient daarom tot uitgangspunt, dat het profiel van de Perfect-banden in beginsel in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming.

2.2. In de redenering van het hof is het auteursrecht op het profiel van de Perfect-nieuw vervallen doordat Vredestein, na de doorhaling van de inschrijving van het modeldepot op 7 april 1997(6), niet de in art. 21 lid 3 BTMW voorgeschreven verklaring tot instandhouding van het auteursrecht heeft afgelegd. Omdat de Perfect-oud en de Perfect-nieuw overeenstemmen, is de Perfect-nieuw volgens het hof slechts te beschouwen als een bewerking die niet als een nieuw en oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. Het totaalbeeld(7) van de beide Perfect-profielen is gelijk, zodat zij in auteursrechtelijke zin moeten worden vereenzelvigd. Het - ingevolge art. 21 lid 3 BTMW - vervallen van het auteursrecht op het profiel van de Perfect-nieuw is niets anders dan het vervallen van het auteursrecht op de Perfect-oud (rov. 5.9).

2.3. Onderdeel 1 valt de redenering van het hof aan vanuit twee uiteenlopende invalshoeken(8). In subonderdeel 1.2 bestrijdt Vredestein het oordeel dat het vervallen van het modelrecht op het profiel van de Perfect-nieuw bij gebreke van een instandhoudingsverklaring tot gevolg heeft dat het auteursrecht op het profiel van de Perfect-oud vervalt. In het daarop volgende subonderdeel 1.3 betoogt Vredestein dat de toepassing door het hof van art. 21 lid 3 BTMW in strijd is met enkele verdragsbepalingen van hogere orde.

2.4. Art. 21 BTMW bepaalt dat tekeningen of modellen, die een duidelijk kunstzinnig karakter vertonen, tegelijkertijd door deze wet (de BTMW) en door de auteurswet (de Auteurswet 1912) worden beschermd indien aan de in deze beide wetten gestelde voorwaarden is voldaan. Het derde lid bepaalt vervolgens:

"De nietigverklaring van het depot van een tekening of model met een duidelijk kunstzinnig karakter of het verval van een uitsluitend recht voortvloeiend uit het depot van een dergelijke tekening of model houdt in, dat het auteursrecht voor die tekening of dat model gelijktijdig vervalt, voorzover beide rechten in handen van dezelfde houder zijn; dit recht vervalt echter niet, indien de houder van de tekening of het model overeenkomstig artikel 24 een bijzondere verklaring aflegt met het oog op de instandhouding van zijn auteursrecht."

Het modelrecht en het auteursrecht zijn in dit geval in handen van één en dezelfde houder: Vredestein. Blijkens de eenvormige Memorie van Toelichting op de BTMW(9), is de strekking van het derde lid: de eisen inzake de rechtszekerheid van het publiek en de mogelijkheid van dubbele bescherming (auteursrecht naast modelrecht) met elkaar in overeenstemming te brengen. Eén van de belangrijkste beginselen van de BTMW is de publicatie van de te beschermen modellen. Met de publicatie wordt de rechtszekerheid van het publiek gediend. Indien een gedeponeerd model tevens auteursrechtelijke bescherming geniet, zou het publiek uit het modellenregister slechts vernemen wanneer de bescherming ingevolge de BTMW eindigt. Teneinde te voorkómen dat het publiek hierdoor misleid wordt, ten aanzien van de datum waarop het model voor een ieder ter beschikking komt, legt de BTMW aan de houder die na het vervallen van zijn modelrecht aanspraak op auteursrechtelijke bescherming wil (blijven) maken, de verplichting op, daarvan in het modellenregister aantekening te doen. Art. 24 BTMW regelt de wijze waarop en de termijn waarbinnen deze instandhoudingsverklaring moet worden afgelegd. Zonder instandhoudingsverklaring vervalt het auteursrecht gelijktijdig met het uitsluitend recht, dat werd verkregen door het modeldepot.

2.5. In de zienswijze van het hof is het gedeponeerde uiterlijk van het voortbrengsel (het profiel van de Perfect-nieuw) slechts te beschouwen als een "bewerking" van het profiel van de Perfect-oud, welke bewerking niet als een nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. Het middel valt deze zienswijze stapsgewijs aan. Subonderdeel 1.2.1 klaagt, dat de omstandigheid dat de beide Vredestein-profielen (Perfect-oud en Perfect-nieuw) "overeenstemmend" zijn, nog niet met zich meebrengt dat het profiel van de Perfect-nieuw een bewerking is van het profiel van de Perfect-oud.

2.6. De bewerking van een auteursrechtelijk beschermd werk wordt geregeld in het laatste lid van art. 10 AW 1912: verveelvoudigingen in gewijzigde vorm van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, zoals vertalingen en andere bewerkingen, worden, onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijke werk, als zelfstandige werken beschermd. De vertaler van een roman, of de componist die andermans voor piano geschreven melodie bewerkt voor gitaar, kan dankzij dit voorschrift een eigen auteursrecht op zijn bewerking doen gelden. De bewerker zal wel het recht van de auteur van het oorspronkelijke werk moeten respecteren, bijv. door voor de bewerking toestemming aan de auteur van het oorspronkelijke werk te vragen. Een dergelijke casuspositie is nu niet aan de orde: Vredestein heeft haar eigen bandenprofiel bewerkt. Om deze reden heeft Vredestein geen belang bij de klacht of er wel of niet sprake is van een bewerking. In de redenering van het hof is essentieel, of het profiel van de Perfect-nieuw wel of niet een zelfstandig "werk" is ten opzichte van de Perfect-oud. Díe vraag heeft het hof aan de hand van de juiste maatstaf beantwoord.

2.7. Uit de overwegingen van het hof valt op te maken, dat het profiel van de Perfect-nieuw niet geheel identiek is aan dat van de Perfect-oud: dat verdraagt zich bezwaarlijk met de vastgestelde verschillen tussen deze profielen en bovendien zou het hof dan niet hebben gesproken van een "bewerking". Ook voor een bewerking geldt dat, wil zij object van auteursrecht worden, er sprake moet zijn van een eigen, oorspronkelijk karakter van het werk dat het persoonlijk stempel van de maker draagt; het louter digitaliseren van een werk bijvoorbeeld levert geen zelfstandig beschermde bewerking op(10). Er bestaan dus "bewerkingen" die een zelfstandig auteursrechtelijk werk zijn en "bewerkingen" die deze status niet bereiken(11). In de zienswijze van het hof is sprake van een zo beperkte bewerking (door de auteursrechthebbende zelf), dat deze niet als een nieuw en oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. Daaruit volgt, dat het slechts gaat om een verveelvoudiging van het profiel van de Perfect-oud. Het hof maakt hieruit de gevolgtrekking dat hetgeen ingevolge art. 21 lid 3 BTMW vervalt, niet kan zijn: het auteursrecht op het profiel van de Perfect-nieuw (want dat bestaat niet, los van dat van de Perfect-oud), maar moet zijn: het auteursrecht op het profiel van de Perfect-oud waarvan het profiel van de Perfect-nieuw een verveelvoudiging is.

2.8. In de subonderdelen 1.2.2 - 1.2.4 klaagt Vredestein, subsidiair, dat ook al zou het profiel van de Perfect-nieuw niet méér zijn dan een beperkte bewerking van het profiel van de Perfect-oud, daarmee nog niet gezegd is dat er slechts sprake is van één "werk". Artikel 21 lid 3 BTMW brengt volgens het middel niet mee, dat het verval van het auteursrecht op het werk dat als model was gedeponeerd, het verval teweegbrengt van het auteursrecht op een model dat niet is gedeponeerd. In het hierop aansluitende subonderdeel 1.2.5 bepleit Vredestein een restrictieve uitleg van het derde lid van art. 21 BTMW.

2.9. Het hof heeft, als rechter die over de feiten oordeelt, beslist dat hier sprake is van één werk in auteursrechtelijke zin. Dat oordeel getuigt m.i. niet van een onjuiste opvatting van het begrip "werk" en is naar behoren met redenen omkleed. Aldus blijft de vraag, wat het rechtsgevolg van art. 21 lid 3 BTMW is. Blijkens art. 1 BTMW wordt als tekening of model beschouwd: het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft. Dat uiterlijk kan voorwerp zijn van een exclusief modelrecht krachtens de BTMW. Dat uiterlijk kan, als werk van toegepaste kunst of als tekening of model van nijverheid (art. 10 sub 11° Auteurswet 1912), tevens een auteursrechtelijk beschermd werk zijn. Wat - zonder instandhoudingsverklaring - ingevolge art. 21 lid 3 BTMW gelijktijdig met het modelrecht vervalt, is dus: het auteursrecht op het gedeponeerde uiterlijk van het voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft. Het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen op de BTMW(12) verschaft een voorbeeld ter illustratie:

"Verzuimt hij dit te doen [lees: een instandhoudingsverklaring af te leggen, noot A-G], dan eindigt met de bescherming ingevolge deze wet ook de uit de auteurswet voortvloeiende bescherming voor wat betreft het model; dat wil zeggen dat in de gevallen, waarin het auteursrecht ruimer is dan de enkele modellenbescherming, dat recht slechts vervalt voor zover betreft de toepassing in dat model. Een voorbeeld hiervan is een kunstzinnig model dat bestaat uit een met een schildering versierde schaal. Wordt na afloop van de modellenbescherming de verklaring niet ingeschreven, dan mag de schaal met de schildering vrijelijk nagemaakt worden, doch de schildering als zodanig, los gedacht van de schaal of aangebracht op andere voorwerpen, blijft de auteursrechtelijke bescherming genieten."

In dit geval is de auteursrechtelijke bescherming niet ruimer dan de enkele modellenbescherming: zowel het auteursrecht als het modelrecht omvatten hier het gedeponeerde bandenprofiel.

2.10. Art. 21 lid 3 BTMW kan nu op uiteenlopende wijzen worden uitgelegd. In de ene benadering - kennelijk die van het hof - behoeft de BTMW-deposant niet het originele exemplaar van het "werk" als model te deponeren. Hij mag een willekeurig exemplaar van het werk bij het bureau deponeren als model, dus bijv. ook: een verveelvoudiging die weliswaar ten opzichte van het orgineel (in beperkte mate) een bewerking is maar niet een ander "werk" is. In deze benadering is het auteursrecht op het gedeponeerde uiterlijk van de Perfect-nieuw hetzelfde recht als het auteursrecht op het uiterlijk van de Perfect-oud. Wanneer art. 21 lid 3 BTMW bepaalt dat "het auteursrecht" gelijktijdig vervalt, kan het maar om één auteursrecht gaan, te weten: het auteursrecht van Vredestein dat zowel het ene exemplaar (het profiel van de Perfect-oud) als de verveelvoudiging daarvan (het profiel van de Perfect-nieuw) omvat.

2.11. In de andere benadering - die van Vredestein - kan dit rechtsgevolg niet de bedoeling van de Beneluxwetgever zijn. Art. 21 lid 3 BTMW verbindt het gelijktijdig vervallen van het auteursrecht nu eenmaal aan het gedeponeerde uiterlijk van het voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft. De in het middel bestreden rechtsopvatting van het hof heeft tot gevolg, dat niet alleen het auteursrecht op het gedeponeerde uiterlijk vervalt, maar ook het auteursrecht op een niet gedeponeerd uiterlijk, zoals in dit geval: het auteursrecht op het profiel van de Perfect-oud. Weliswaar kan een auteursrecht bezwaarlijk worden gesplitst, al naar gelang het betrekking heeft op het ene exemplaar van het werk (het als model gedeponeerde profiel) of het andere exemplaar van het werk (het niet als model gedeponeerde, iets daarvan afwijkende profiel), maar als uitweg om een onbedoeld rechtsgevolg te voorkómen, zou gekozen kunnen worden voor de oplossing dat het auteursrecht in zo'n geval helemaal niet vervalt, dus ook niet voor zover het betrekking heeft op het wèl gedeponeerde model.

2.12. Ten gunste van de door Vredestein bepleite uitleg van art. 21 lid 3 BTMW pleit m.i., dat het belang van een auteursrechthebbende, die een recht dreigt te verliezen, bij twijfel over de uitleg van deze bepaling zwaarder behoort te wegen dan het belang van het publiek dat het modelregister raadpleegt, welk publiek hoogstens het risico loopt een verkeerde indruk te krijgen van de datum waarop het model auteursrechtelijk voor het publiek wordt vrijgegeven, doch welke verkeerde indruk kan worden rechtgezet. Op dit punt aangekomen, moet ik constateren dat de uitleg van de BTMW in het geding is, zodat een prejudiciële vraag van de Hoge Raad aan het Benelux-gerechtshof aangewezen lijkt.

2.13. Subonderdeel 1.3 betreft de derde alinea van rov. 5.9, waar het hof overwoog:

"Het hof verwerpt voorts de stelling van Vredestein dat de artikelen 2 lid 7, 5 lid 2 en 7 lid 4 van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (BC) eraan in de weg staan dat het auteursrecht wegens het bepaalde in artikel 21 lid 3 BTMW zou zijn vervallen. In de eerste plaats geldt de BC alleen in internationale situaties en kan een Nederlandse auteur zich in Nederland met betrekking tot een in Nederland uitgegeven werk niet op de BC beroepen. In de tweede plaats geldt het formaliteitenverbod van artikel 5 lid 2 BC voor het ontstaan van het auteursrecht en niet voor het voortbestaan ervan. In de derde plaats betekent de in artikel 7 lid 4 BC vermelde minimale duur van de beschermingsomvang van 25 jaar voor werken van toegepaste kunst nog niet dat het auteursrecht niet eerder zou kunnen vervallen."

2.14. Een deel van deze problematiek is reeds eerder aan de Hoge Raad ter beslissing voorgelegd(13). In herinnering wordt gebracht, dat de Berner Conventie (hierna: BC)(14) in art. 5 (lid 2 in verbinding met lid 1) bepaalt dat auteurs voor de werken, waarvoor zij krachtens de BC zijn beschermd, in de Unielanden die niet het land van oorsprong van het werk zijn de rechten genieten welke de onderscheiden wetten aan eigen onderdanen verlenen alsmede de rechten, door de Berner Conventie in het bijzonder verleend. Het genot en de uitoefening van die rechten mogen aan geen enkele formaliteit worden onderworpen en zijn in beginsel onafhankelijk van het bestaan van bescherming in het land van oorsprong van het werk. Tussen de lid-staten van de Berner Conventie bestonden echter uiteenlopende opvattingen omtrent de wenselijkheid, auteursrechtelijke bescherming te verlenen aan werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid(15). Deze verschillen hebben geresulteerd in een compromis, inhoudend dat aan de lid-staten de vrijheid wordt gelaten in hun nationale recht te regelen of, en zo ja, onder welke voorwaarden, aan werken van toegepaste kunst en aan tekeningen en modellen van nijverheid auteursrechtelijke bescherming wordt verleend. Dit compromis is neergelegd in art. 2 lid 7 BC, waaromtrent de Hoge Raad in het arrest-Cassina overwoog:

"Art. 2 lid 7 BC laat de lidstaten weliswaar vrij in het regelen van de bescherming van werken van toegepaste kunst, maar laat de bepalingen van art. 7 lid 4 uitdrukkelijk onverlet en beperkt in zoverre dus die vrijheid. Voor zover werken van toegepaste kunst (mede) auteursrechtelijk worden beschermd, zoals het geval is in de Auteurswet 1912 (art. 10 lid 1 sub 11), mag de beschermingsduur dan ook niet minder dan 25 jaar belopen. Het geldend maken van dit aan art. 7 lid 4 te ontlenen recht mag ook niet worden onderworpen aan het formele vereiste van het afleggen van een verklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 BTMW, aangezien art. 5 lid 2 BC bepaalt dat het genot en de uitoefening van de in art. 5 lid 1 bedoelde rechten aan geen enkele formaliteit zijn onderworpen." (rov. 3.3.2)(16).

2.15. Anders dan in de zaak Cassina, waar in Nederland bescherming werd gevraagd voor een werk van Italiaanse bodem, is in de zaak-Vredestein geen sprake van een grensoverschrijdende situatie (d.w.z: van het inroepen van auteursrechtelijke bescherming in een ander Unieland dan het land van oorsprong van het werk). Het hof heeft in rov. 5.9 onbestreden vastgesteld dat de Perfect-band waarvoor Vredestein bescherming vraagt, een in Nederland uitgegeven werk is. Met betrekking tot een werk van Nederlandse bodem, kan er m.i. geen sprake van zijn dat art. 21 lid 3 BTMW in strijd komt met art. 5 lid 2 BC. Artikel 5, tweede lid, BC ziet blijkens zijn tekst op het genot en de uitoefening van de rechten, bedoeld in het eerste lid van dat artikel. De rechten, bedoeld in het eerste lid van art. 5, hebben geen betrekking op de auteursrechtelijke bescherming van een "binnenlands" werk(17). De bescherming in het land van oorsprong wordt geregeld door de nationale wetgeving (art. 5 lid 3 BC). Een Nederlandse auteur kan zich in Nederland met betrekking tot een in Nederland uitgegeven werk niet rechtstreeks op de Berner Conventie beroepen(18).

2.16. Om de zojuist genoemde reden komt art. 21 lid 3 BTMW in een binnenlandse situatie ook niet in strijd met art. 7 lid 4 BC. Ten overvloede nog dit: zelfs indien overeenkomstig subonderdeel 1.3.3 wordt uitgegaan van de veronderstelling dat een Nederlandse auteur voor een werk van Nederlandse bodem krachtens art. 7 lid 4 BC in Nederland aanspraak zou maken op een auteursrechtelijke bescherming van tenminste 25 jaar na vervaardiging, geldt dat deze auteur die bescherming kan verkrijgen door middel van het afleggen van een instandhoudingsverklaring. Weliswaar is de bescherming dan gebonden aan een formaliteit (het afleggen van de instandhoudingsverklaring), maar het stellen van dit vormvereiste aan eigen onderdanen komt, anders dan het stellen van dit vereiste aan auteurs uit andere BC-landen, niet in strijd met art. 5 lid 2 BC.

2.17. In feitelijke aanleg heeft Vredestein aangevoerd dat uit het bepaalde in art. 30 BTMW in verbinding met art. 18 van de Overeenkomst van 's-Gravenhage, voortvloeit dat, óók in een "binnenlands" geval als het onderhavige, art. 21 lid 3 BTMW moet wijken voor de ruimere bescherming van de Berner Conventie(19). In alinea 1.3.1 van de cassatiedagvaarding herhaalt Vredestein deze stelling.

2.18. Art. 30 BTMW bepaalt:

De bedoelde Overeenkomst van 's-Gravenhage(20) bepaalt in artikel 18:

"De bepalingen van deze Overeenkomst verhinderen geenszins een beroep op de toepasselijkheid van ruimere voorschriften gegeven door de nationale wetgeving van een Overeenkomstsluitende Staat. Zij bekorten in geen enkel opzicht de bescherming die aan werken van kunst of toegepaste kunst door internationale verdragen en overeenkomsten betreffende het auteursrecht wordt verleend."

De redenering van Vredestein komt erop neer, dat indien Nederland het land van oorsprong van het werk is, de auteursrechthebbende met een beroep op art. 5 lid 2 BC er aanspraak op mag maken dat art. 21 lid 3 BTMW buiten toepassing blijft (s.t. blz. 8). Dit argument baat Vredestein niet, aangezien het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 BC slechts geldt ten aanzien van hen, die auteursrechtelijke bescherming verlangen in een ander land dan dat van oorsprong van het werk. Via art. 18 van de Overeenkomst van 's-Gravenhage kan Vredestein niet méér bescherming verkrijgen dan die, welke haar door internationale verdragen (in casu: door de Berner Conventie) wordt verleend.

2.19. Aldus resteert het in alinea 1.3.1 van de cassatiedagvaarding en ook in feitelijke instanties door Vredestein aangevoerde argument, dat het resultaat - nl. dat een auteur uit een andere BC- en EU-lid-staat in Nederland wél auteursrechtelijke bescherming kan verkrijgen voor een werk van toegepaste kunst dat voor het eerst in dat land is gepubliceerd en ten aanzien van welk werk het modelrecht is vervallen zonder instandhoudingsverklaring (de casus van de Cassina-zaak), terwijl de auteur van een werk van Nederlandse bodem door toepassing van art. 21 lid 3 BTMW de verdere auteursrechtelijke bescherming hier te lande zal moeten missen - een in het licht van art. 12 EG-Verdrag ontoelaatbare discriminatie met zich meebrengt van Nederlandse ten opzichte van dergelijke buitenlandse auteursrechthebbenden(21).

2.20. In de zaak Cassina had het hof het standpunt van de (rechtsopvolger van de) Italiaanse auteur verworpen met het argument, dat het verlangde buiten toepassing laten van art. 21 lid 3 BTMW een ontoelaatbare discriminatie zou opleveren ten opzichte van Nederlandse auteursrechthebbenden. De hiertegen gerichte klacht werd gegrond bevonden. De Hoge Raad overwoog (rov. 3.3.3):

"Anders dan het Hof heeft aangenomen, kan uit de omstandigheid dat voor een geval als het onderhavige - het geval dat in Nederland bescherming wordt gevraagd tegen inbreuk op het auteursrecht op een werk van toegepaste kunst waarvan Italië het land van oorsprong is - wordt aanvaard dat art. 7 lid 4 BC voorgaat boven de vervalbepaling van art. 21 lid 3 BTMW, niet worden afgeleid dat in het zich hier niet voordoende geval dat Nederland het land van oorsprong van het werk is, in Nederland ten opzichte van de auteur in strijd met het discriminatieverbod van (thans) art. 12 EG zou moeten worden gehandeld".

Anders dan Vredestein suggereert (s.t. blz. 8), kan volgens mij in deze passage niet méér worden gelezen dan dat de Hoge Raad onbeslist heeft gelaten, of in het - zich thans wél voordoende - geval waarin Nederland het land van oorsprong van het werk is, met succes een beroep op het non-discriminatiebeginsel kan worden gedaan(22).

2.21. Artikel 12 EG-Verdrag(23) verbiedt binnen de werkingssfeer van dat verdrag elke discriminatie op grond van nationaliteit, onverminderd de bijzondere bepalingen in dat verdrag gesteld. Bijzondere verdragsbepalingen zijn in dit geding niet aan de orde. Een eerste vraag is, of hier überhaupt wel sprake is van discriminatie naar nationaliteit. Het land van oorsprong van het werk behoeft immers niet samen te vallen met de nationaliteit van de auteur. Toch verdient de klacht m.i. bespreking, omdat er sprake kán zijn van een verkapte discriminatie naar nationaliteit van de auteur, wanneer het land van oorsprong van het werk in de overgrote meerderheid van de gevallen samenvalt met de nationaliteit van de auteur(24).

2.22. Uit art. 12 EG-Verdrag vloeit voort de eis, dat het door Vredestein geclaimde auteursrecht valt binnen de werkingssfeer van het EG-Verdrag. In het arrest van 20 oktober 1993 (Phil Collins)(25) heeft het HvJ EG voor recht verklaard, dat het auteursrecht en de naburige rechten binnen de werkingssfeer van het EG-Verdrag vallen, in de zin van art. 7 (oud), eerste alinea. Dit betekent onder meer, dat het auteursrecht aan het algemene non-discriminatiebeginsel van art. 7, eerste alinea, is onderworpen zonder dat het nodig is een verband te leggen met de specifieke bepalingen van de artikelen 30, 36, 59 en 66 (oud) van het Verdrag: de vier vrijheden volgens het EG-Verdrag (HvJ EG, rov. 27). Voorts heeft het HvJ EG voor recht verklaard, dat art. 7 (oud), eerste alinea, van het Verdrag (thans art. 12) aldus moet worden uitgelegd, dat auteurs of uitvoerende kunstenaars uit een andere Lid-Staat (...) zich voor de nationale rechter rechtstreeks op het in die bepaling neergelegde non-discriminatiebeginsel kunnen beroepen, om de aan nationale auteurs en uitvoerende kunstenaars voorbehouden bescherming te verkrijgen.

2.23. Het HvJ EG heeft zich daarmee nog niet uitgesproken over de vraag, of een auteur zich rechtstreeks op het non-discriminatiebeginsel van art. 12 (art. 7-oud) EG-Verdrag kan beroepen, wanneer hij auteursrechtelijke bescherming verlangt in eigen land. In het geval van Vredestein gaat het om een Nederlandse rechtspersoon, die in Nederland auteursrechtelijke bescherming verlangt voor een werk waarvan Nederland het land van oorsprong is. De eerdere jurisprudentie van het HvJ EG biedt wel enige aanknopingspunten om deze vraag te beantwoorden. De zgn. omgekeerde discriminatie (een lid-staat die zijn eigen onderdanen ongunstiger behandelt dan de onderdanen van andere lid-staten) wordt doorgaans beschouwd als vallend buiten het bereik van het discriminatieverbod in art. 12 (voorheen: art. 7) EG-Verdrag(26). Hetzelfde geldt voor discriminatie door een lid-staat van de eigen onderdanen onderling. De jurisprudentie toont voorbeelden als: een ongunstiger behandeling door de belastingdienst van eigen onderdanen ten opzichte van buitenlandse belastingplichtigen(27), een ongunstiger behandeling door een prijsvoorschrift van binnenlandse bakkerij-producten ten opzichte van uit het buitenland geïmporteerd brood(28) of discriminatie tussen Schotse en andere Britse vissers(29).

2.24. Volledigheidshalve zij hierbij aangetekend, dat de niet-toepasselijkheid van art. 12 (voorheen: art. 7) EG-Verdrag onverlet laat, dat de benadeelde een beroep kan doen op een discriminatieverbod dat in het nationale recht of elders in het internationale recht (bijv. in art. 26 IVBPR) is neergelegd(30). Voorts zij aangetekend, dat de omstandigheid dat nationale regelingen van de lid-staten van de Europese Unie uiteenlopen en onbeoogd tot gevolg hebben dat EU-burgers verschillend worden behandeld, óók in gevallen waarin geen sprake is van een door art. 12 (voorheen: art. 7) EG-Verdrag verboden discriminatie een zgn. "dispariteit" kán opleveren die de voorwaarden voor de mededinging op de gemeenschappelijke markt vervalst en daarom voor de Commissie aanleiding kan zijn tot het nemen van maatregelen: zie art. 96 EG-Verdrag (voorheen: art. 101).

2.25. Een laatste vraag is nog, of de nieuwe bepalingen omtrent het burgerschap van de Europese Unie hierin verandering brengen. Wanneer art. 17 lid 2 EG-Verdrag in algemene termen bepaalt, dat de burgers van de Unie de rechten genieten die bij dit Verdrag zijn vastgesteld, is de vraag legitiem, of het non-discriminatiebeginsel niet een burgerrecht is dat de burgers van de lid-staten overal kunnen inroepen, dus zo nodig ook tegenover de lid-staat waarvan zij onderdaan zijn. In het arrest van 5 juni 1997 (Jur. EG 1997 blz. I-3171, rov. 23) overwoog het HvJ EG echter, dat het burgerschap van de Unie niet tot doel heeft, de materiële werkingssfeer van het Verdrag uit te breiden tot interne situaties die geen enkele aanknoping hebben met het gemeenschapsrecht. Eventuele discriminaties die onderdanen van een Lid-Staat naar het recht van die staat kunnen ondervinden, vallen binnen de werkingssfeer van dit recht, zodat zij in het kader van het interne rechtsstelsel van die staat moeten worden opgelost.

2.26. Wil Vredestein een beroep doen op het non-discriminatiebeginsel van art. 12 EG-Verdrag, dan is dus vereist dat een aanknopingspunt met het gemeenschapsrecht wordt gevonden. In onderdeel 1.3.1 valt zodanig aanknopingspunt niet te lezen, zodat dit subonderdeel m.i. faalt. Mocht hierover anders worden gedacht, dan zij aangetekend, dat niet ieder onderscheid een verboden discriminatie oplevert: denkbaar is, dat een rechtvaardiging bestaat voor het maken van onderscheid naar nationaliteit. Reeds eerder is erop gewezen, dat de voorrang van de art. 5 lid 2 en 7 lid 4 BC boven art. 21 lid 3 BTMW tot gevolg kan hebben dat binnenlandse auteurs van werken van toegepaste kunst in de Benelux, die hebben verzuimd een instandhoudingsverklaring af te leggen, minder worden beschermd dan bepaalde buitenlandse auteurs. Deze achterstelling wordt wel gepresenteerd als een bewust door de opstellers van de Berner Conventie gekozen consequentie: een dergelijke achterstelling zal de getroffen binnenlandse belanghebbenden aanleiding geven, bij de wetgever in eigen land aan te dringen op het verhogen van het beschermingsniveau voor binnenlandse auteurs totdat dit gelijk is aan het beschermingsniveau voor buitenlandse auteurs. Het "opzwepen" van achtergebleven lid-staten tot het verhogen van het beschermingsniveau in de nationale wetgeving, is één van de doeleinden van de Berner Conventie(31). Bij de beoordeling van een beroep op discriminatie in de zin van art. 12 EG-Verdrag zal dus ook aan de orde moeten komen, of dit door de opstellers van de Berner Conventie beoogde doel de gestelde ongelijke behandeling vermag te rechtvaardigen.

2.27. Onderdeel 2 van het cassatiemiddel ziet op de merkenrechtelijke aspecten. Vredestein heeft het profiel van de Perfect-band gedeponeerd als vormmerk (zie 1.1.7 hierboven). Art. 1 BMW luidt, voor zover in deze zaak van belang:

"Als individuele merken worden beschouwd de (...) vormen van waren (...) en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren."

De uitzonderingen, genoemd in het tweede lid, zijn in dit cassatieberoep niet aan de orde gesteld(32). In discussie is slechts, of het door Vredestein als vormmerk gedeponeerde profiel beschikt over voldoende onderscheidend vermogen. Het Benelux-gerechtshof heeft reeds eerder beslist:

"Het uiterlijk van de waar van een onderneming kan als merk worden beschermd wanneer het kan dienen om die waar te onderscheiden van waren afkomstig van andere ondernemingen; voor zodanige bescherming is niet vereist dat het relevante deel van het publiek het uiterlijk bepaaldelijk beschouwt als een door de ondernemer tot het publiek gericht teken dat die waar van hem afkomstig is; in dit kader is evenmin van belang hoe groot het gedeelte van het in aanmerking komende publiek is dat in feite de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent."(33)

Het gedeponeerde bandenprofiel kan dus als merk worden beschermd, wanneer het kan dienen om de Perfect-band van Vredestein te onderscheiden van de banden van andere ondernemingen. In hetzelfde arrest (rov. 19-20) brengt het Benelux-gerechtshof in herinnering, dat het onderscheidend vermogen zowel van belang is voor de vraag of een teken als merk kan worden beschouwd en, na depot, voor bescherming in aanmerking komt, als voor de vraag welke omvang deze bescherming heeft. In het kader van de eerste vraag komt het enkel erop aan, of het teken zich ertoe leent het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te herkennen. In het kader van de tweede vraag kan van belang zijn, in welke mate het teken die functie daadwerkelijk bij het publiek vervult.

2.28. De overwegingen van rechtbank en hof zijn geplaatst in het kader van de nietigheidsvraag. Ring 65 heeft de nietigheid van het merkdepot van Vredestein ingeroepen, primair op de grond dat het gedeponeerde teken (het profiel van de Perfect-band) niet beantwoordt aan de in art. 1 BMW gegeven omschrijving van een merk(34). Ingevolge het Burberrys II-arrest diende te worden onderzocht, of het gedeponeerde profiel zich ertoe leent het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de waar (de fietsband) als afkomstig uit één bepaalde onderneming te herkennen. De rechtbank heeft uitdrukkelijk dit criterium tot maatstaf genomen (rov. 7.3 Rb). Ook het hof is, in iets andere bewoordingen, van dit criterium uitgegaan: zie de slotzin van rov. 5.10. Volgens het hof zijn de banden bestemd voor het grote publiek en zal dit publiek in het gedeponeerde profiel géén (vaste) herkomstaanduiding zien maar hoogstens een decoratief element(35). Het hof wijst op de grote variëteit in verkrijgbare profielen, die bovendien regelmatig wisselen, en op de omstandigheid dat Vredestein op haar banden tevens het woordmerk "Vredestein" aanbrengt(36). Dan komt de passage, waarop onderdeel 2 betrekking heeft (rov. 5.11):

"Aan het voorgaande doet niet af dat, zoals Vredestein betoogt, de tussenhandel, de professionele fietsenhandelaar, het Perfect-profiel wèl herkent als zijnde afkomstig van Vredestein en dat de fietsenhandelaar het grote publiek adviseert bij de keuze van een nieuwe fietsband. Het gaat erom dat de onderhavige fietsbanden bestemd zijn voor het grote publiek dat voor zijn alledaagse fietsen een nieuwe band nodig heeft."

2.29. Onderdeel 2 klaagt dat het hof hier miskent dat de professionele fietsenhandelaren deel uitmaken van het in aanmerking komende publiek omdat zij het grote publiek adviseren. Indien de fietsenhandelaren tot dat publiek worden gerekend, wordt volgens het middel voldaan aan de eis dat ten minste een deel van het in aanmerking komende publiek de band aan het profiel kan herkennen als afkomstig van één bepaalde onderneming (Vredestein). Voor zover het hof de professionele fietsenhandelaren niet heeft willen rekenen tot "het in aanmerking komende publiek", acht Vredestein dat oordeel zonder nadere motivering, welke ontbreekt, onbegrijpelijk. Om tot het in aanmerking komende publiek gerekend te worden, is volgens Vredestein immers voldoende dat de betrokkene met de waar in aanraking komt (HR 6 april 1936, NJ 1936, 470 m.nt. PS), althans zich met de aanschaf daarvan bezig houdt (HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 m.nt. DWFV), en dát doen de fietsenhandelaren.

2.30. In Gielen/Wichers Hoeth(37) wordt erop gewezen, dat "het" publiek niet bestaat. De schrijvers vervolgen:

2.31. Leidt de vraag: wie behoort tot het in aanmerking komende publiek? dus op zichzelf al tot een relativerend antwoord, zij wordt doorgaans gesteld in het verband van een meer omvattende vraag, zoals bijv.: is het teken voor het publiek misleidend? (art. 4 sub 2 BMW; art. 3 lid 1 sub g Merkenrichtlijn); heeft het teken onderscheidend vermogen? (art. 1 jo. 14 A BMW); kan door het gebruik van een gelijkend teken bij het publiek verwarring ontstaan? (art. 13 A lid 1 BMW; art. 5 lid 1 Merkenrichtlijn). In de Benelux-rechtspraak overheerst een op de omstandigheden van het geval gerichte benadering. In BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 415 (rov. 31), wordt deze benaderingswijze verklaard door een verwijzing naar art. 6quinquies C onder 1 van het Verdrag van Parijs(39), dat in de Nederlandse vertaling luidt: "Bij de beoordeling of het merk voor bescherming in aanmerking komt zal rekening gehouden moeten worden met alle feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk". In het Juicy Fruit-arrest, waar het ging om het vaststellen van de beschermingsomvang van het gedeponeerde woordmerk aan de hand van het onderscheidend vermogen ervan, oordeelde het BenGH dat het niet uitsluitend aankomt op de omvang van het gedeelte van het in aanmerking komende publiek dat het desbetreffende woord als beschrijvend opvat, maar dat met alle bijzonderheden van het gegeven geval in onderling verband rekening dient te worden gehouden, zodat een vaste regel omtrent de grootte van dat gedeelte van het publiek niet kan worden gegeven(40). In het reeds aangehaalde Burberrys II-arrest wordt kortweg gesproken over "het in aanmerking komende publiek".

2.32. Het HvJ EG spreekt over: "de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten"(41), later verfijnd tot: "de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten"(42). Ook aan het HvJ EG staat blijkbaar een op de omstandigheden van het geval georiënteerde benadering voor ogen:

"Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, kan ook rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen."(43)

Een dergelijke, op de omstandigheden van het geval toegespitste benadering is noodzakelijk omdat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (vgl. HvJ EG, Lloyd/Klijsen, rov. 26). Bovendien is de onderscheidende kracht van een merk dynamisch: een teken, dat aanvankelijk geen onderscheidend vermogen had, kan door inburgering alsnog onderscheidend vermogen verkrijgen. Omgekeerd kan een teken, dat aanvankelijk onderscheidend vermogen had, dit vermogen verliezen door verwatering. Zelfs bij de beoordeling van een weigering van inschrijving van een depot dient de rechter zich niet uitsluitend te baseren op het teken zoals het is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren, maar mede rekening te houden met alle relevante en behoorlijk te zijner kennis gebrachte feiten en omstandigheden(44).

2.33. Vanuit deze achtergrond kan nu de door Vredestein ingeroepen beslissing HR 6 april 1936, NJ 1936, 470 m.nt. PS, worden bezien. Daar werd het woord "Kathodenfallableiter" beschouwd als uitsluitend beschrijvend en daarom geweigerd als warenmerk voor een electrisch apparaat. De Hoge Raad verwierp het hiertegen gerichte bezwaar: "daar het onderscheidend vermogen reeds ontbreekt, indien het niet bestaat tegenover dat deel van het publiek, dat met de waar in aanraking komt, in dit geval alleen vaklieden". Het in aanmerking komende publiek bestond dus uit vaklieden. Uit deze overweging kan m.i. niet worden afgeleid dat iemand tot het in aanmerking komende publiek behoort door de enkele omstandigheid dat hij met de waar in aanraking komt. In HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 m.nt. DWFV (overigens geen merkenzaak) ging het om een gestelde inbreuk op een gedeponeerd model voor reclamebordhouders. Omtrent de vraag of verwarring bij het publiek te duchten is, werd overwogen: "dat het in een geval als het onderhavige aankomt op het publiek, bestaande uit die instanties en instellingen die zich met de aanschaf en plaatsing van reclameborden bezig houden". Deze overweging omschrijft het in aanmerking komende publiek. Hieruit kan m.i. niet worden afgeleid dat zodra iemand zich bezig houdt met de aanschaf van de desbetreffende waren, hij automatisch behoort tot het in aanmerking komende publiek. Een ander voorbeeld is nog: HR 16 november 1973, NJ 1974, 79 m.nt. LWH, waar het woordmerk "Gavo" werd beschermd tegen inbreuk, ondanks het verweer dat dit een gangbare afkorting was voor "Gasinstallatievoorschriften". In dit geval was niet komen vaststaan "dat de bouwwereld, waaronder begrepen de gasinstallateurs, het woord "Gavo", aangebracht als voormeld [te weten: op de waar, noot A-G] opvat als een aanduiding van kwaliteit en constructie overeenkomstig de Gasinstallatie-voorschriften"(45).

2.34. Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de rechter die in een merkenzaak moet beoordelen wie gerekend mag worden tot het in aanmerking komende publiek, begint te onderzoeken, voor wie de desbetreffende waren of diensten bestemd zijn. In economische terminologie: op welke markt of markten de waren worden verhandeld. Bij deze beoordeling mag er rekening mee gehouden worden, dat de koper niet steeds de uiteindelijke gebruiker behoeft te zijn (de tussenpersoon als afnemer; ouders die iets voor hun kinderen kopen enz.). Ook kan een merk worden gebruikt tegenover anderen dan het in aanmerking komende publiek: het merkteken van een advocaten- of accountantskantoor, bijvoorbeeld, wordt niet alleen gebruikt in de correspondentie met (aspirant-)cliënten, maar in alle correspondentie van dat kantoor.

2.35. In dit geval heeft het hof als "het in aanmerking komende publiek gezien": het grote publiek dat voor zijn alledaagse fietsen een nieuwe band nodig heeft. Het gaat hier niet om de toelevering van banden aan fietsenfabrieken noch om de exportmarkt, noch om banden voor specifieke doelgroepen of voor speciale fietsen. Van het in aanmerking komende publiek maken de fietsenhandelaren geen deel uit (behalve wanneer zij voor eigen gebruik fietsbanden kopen, maar dáárop doelt het middel kennelijk niet). Het middel ziet, evenals het hof, de rol van de professionele fietsenhandelaar slechts als adviseur van het (grote) publiek bij de keuze van een nieuwe fietsband(46). Daarmee is de beslissing eigenlijk al gegeven: wanneer de fietsenhandelaar slechts anderen adviseert, behoort hij niet tot het in aanmerking komende publiek. Wanneer het in aanmerking komende publiek een adviseur nodig heeft om het profiel te herkennen als herkomstaanduiding, heeft het teken voor het publiek kennelijk onvoldoende onderscheidend vermogen. Dit sluit ook aan bij de feitelijke gang van zaken: de aspirant-koper (het grote publiek) vraagt de handelaar om advies over een band; de professionele fietsenhandelaar, die in staat is de banden aan het Z-vormige profiel te herkennen als van één onderneming afkomstig, adviseert en/of levert dan een band van een bepaald merk. De tussenkomst van de handelaar bewerkstelligt niet dat het profiel voor het grote publiek onderscheidend vermogen krijgt. Na de aankoop (van belang voor de "garantiefunctie" van het merk) wordt het grote publiek nog steeds niet door het profiel in staat gesteld, de banden te herkennen als van één onderneming afkomstig. Volgens het hof zal het publiek het Z-vormige profiel slechts als een decoratief element zien.

2.36. Het onderdeel wil de professionele handelaar/adviseur, hoewel hij niet tot de potentiële eindafnemers behoort, toch rekenen tot het in aanmerking komende publiek. De verwijzing naar het Burberrys II-arrest(47) baat Vredestein niet. In dat arrest werd immers overwogen:

"omdat het in het kader van de vraag of een teken als merk kan worden beschouwd, enkel erop aankomt of het teken zich ertoe leent het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen en in dit kader niet van belang is hoe groot het gedeelte van het in aanmerking komende publiek is dat in feite de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent".

Het hier toe te passen criterium is dus: of het profiel van de Perfect-band zich ertoe leent, het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de banden als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen. Zoals wij hierboven zagen (alinea 2.28), heeft het hof deze maatstaf gebruikt.

2.37. De opvatting van Vredestein, dat het hof de professionele handelaar/adviseur had moeten rekenen tot het in aanmerking komende publiek, staat voorts op gespannen voet met de functie van een merk:

"Voorts is volgens vaste rechtspraak de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden; om zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen, te kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden, dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan(48).

Deze functie kan niet naar behoren worden vervuld indien het grote publiek, om het profiel als herkomstaanduiding te herkennen, steeds aangewezen is op de tussenkomst van en de waarneming door een professionele rijwielhandelaar als adviseur. Herkenning als herkomstaanduiding moet ook plaats kunnen vinden buiten de fietsenwinkel, buiten aanwezigheid van de fietsenhandelaar/adviseur. De slotsom van dit alles is, dat onderdeel 2 in al zijn subonderdelen niet tot cassatie leidt.

3. Conclusie

De conclusie strekt tot het stellen van een vraag aan het Benelux-Gerechtshof omtrent de uitleg van art. 21 lid 3 BTMW, zoals bedoeld in alinea 2.12 van deze conclusie, en tot aanhouding van de beslissing op het cassatieberoep in afwachting van het antwoord.