Rechtbank Amsterdam, 21-02-2007, BA1277, 239343

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

de rechtspersoon naar het recht van de staat Californië, Verenigde Staten van Amerika,

MAG INSTRUMENT INCORPORATED,

gevestigd te Ontario (Californië), Verenigde Staten van Amerika,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. A.R.T. Odle,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EDCO EINDHOVEN BV,

gevestigd te Eindhoven,

gedaagde in conventie,

procureur mr. N.W. Mulder,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PP IMPEX BV,

gevestigd te Valkenswaard,

zijdens gedaagde gevoegde partij in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur voorheen mr. P. Kreijger, thans mr. D.E. Stols.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 10 maart 2004 en de daarin genoemde stukken,

- conclusie van dupliek in conventie, tevens houdende conclusie van repliek in reconventie van de zijde van Edco,

- conclusie van dupliek in conventie, tevens houdende conclusie van repliek in reconventie van de zijde van PP Impex,

- conclusie van dupliek in reconventie,

- de pleidooien die zijn gehouden op 8 december 2006 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken zoals vermeld in het proces-verbaal van de zitting.

2. De feiten

2.1. Mag heeft op 29 juli 1994 terzake twee door haar ontworpen en geproduceerde zaklampen (hierna: Maglite-zaklampen) vormmerken laten inschrijven in de registers van het Benelux Merkenbureau (hierna: de Vormmerken), die er als volgt uitzien:

“(...)

WHEREAS

MAG, EDCO (...) are desirous of settling any and all disputes between themselves regarding the importation, marketing and distribution bij EDCO (...) of MINI-SUNLITE flashlights (...) which are copies and/or look-a-likes of MAG’s flashlights, and more specifically of the MINI MAGLITE flashlights (...)

Article 1 – Representations EDCO

(...)

1.2. EDCO represents that has refrained itself as per 19 June, 1998 and will in the future refraine itself in whatever country from any further storing, offering, selling, advertising, supplying and/or distributing of copies and/or look-a-likes of MAG’s flashlights.

(...)

1.4. If any copies and/or look-a-likes of the MAG flashlights come into EDCO’s possession, custody or control, EDCO will deliver to MAG such flashlights within fourteen (14) days of receipt. In case of doubt, EDCO will sell no copies and/or look-a-likes without having consulted with MAG.

(...)

3.1. EDCO (...) acknowledge MAG’s intellectual property rights relating to the MAG flashlights, including the rights with regard to trademarks and the shape, style and overall appearance of MAG’s flashlights (...)”

3. Het geschil en de verdere beoordeling

in conventie

3.1. Mag vordert – samengevat - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

1. Edco te bevelen direct na betekening van het in deze te wijzen vonnis haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te komen,

2. te verklaren voor recht dat Edco door het verkopen, het ten verkoop aanbieden, het leveren en het in voorraad houden, dan wel het verveelvoudigen en/of openbaar maken van namaak-zaklampen, waaronder de Alu-lamp, onrechtmatig jegens Mag handelt en meer in het bijzonder inbreuk op de merk- en/of auteursrechten van Mag maakt,

3. Edco te bevelen direct na betekening van het in deze te wijzen vonnis, zowel binnen als buiten Nederland, het verkopen, het ten verkoop aanbieden, het leveren en het in voorraad houden, dan wel het verveelvoudigen en/of openbaar maken van namaak-zaklampen, waarmee de inbreuk wordt gemaakt op de merk- en/of auteursrechten van Mag en/of waarmee in strijd wordt gehandeld met de overeenkomst, te staken en gestaakt te houden,

4. Edco te bevelen binnen vijf dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de bij haar aanwezige, dan wel anderszins in haar macht zijnde namaak-zaklampen aan een door Mag op te geven adres op kosten van Edco af te geven,

5. Edco te bevelen binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan de advocaat van Mag, onder overlegging van bewijsstukken schriftelijk en gedetailleerd opgave te doen van onder meer van wie, hoeveel en tegen welke prijs zij Alu-zaklampen heeft betrokken, aan wie, hoeveel en tegen welke prijs zij Alu-zaklampen heeft geleverd en op welke wijze zij publiciteit heeft gemaakt voor de Alu-zaklampen,

6. Edco te bevelen medewerking te verlenen om een door Mag aan te wijzen accountant op kosten van Edco te laten controleren of het onder 5. bedoelde volledig en correct is uitgevoerd,

7. Edco te bevelen binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan de advocaat van Mag rekening en verantwoording af te leggen van de netto- en brutowinst die Edco met de merk- en auteursrechtinbreuk heeft genoten en de omzet daarmee behaald, alsmede de brutowinst binnen veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis af te dragen aan de advocaat van Mag,

8. Edco te veroordelen om aan Mag een dwangsom te betalen van EUR 100.000,00 per overtreding van één van de hiervoor genoemde bevelen, dan wel van EUR 100.000,00, zulks naar keuze van Mag, voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat Edco in strijd handelt met één van de hiervoor genoemde bevelen,

9. Edco te veroordelen tot betaling aan Mag van de buitengerechtelijke incassokosten,

10. Edco te veroordelen om de schade, nader op te maken bij staat en te verheffen volgens de wet, die Mag heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen van Edco,

11. Edco te veroordelen in de kosten van de procedure.

3.11. Het onderscheidend vermogen van een merk houdt in dat het merk zich ertoe leent de waren of diensten waarvoor de inschrijving is of wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

De criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar zelf verschillen niet van die welke voor andere categorieën merken gelden. Bij de toepassing van deze criteria is de perceptie van het relevante publiek in het geval van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van de waar zelf echter niet noodzakelijkerwijs dezelfde als die bij een woord- of beeldmerk, dat bestaat uit een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord- of beeldmerk.

In deze omstandigheden wordt de kans groter dat de vorm van een waar elk onderscheidend vermogen mist naarmate deze vorm een grotere gelijkenis vertoont met de meest waarschijnlijke vorm van de betrokken waar. Inburgering buiten beschouwing latend, heeft alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, onderscheidend vermogen.

Wanneer een driedimensionaal merk bestaat uit de vorm van de waar moet worden nagegaan of een dergelijk merk het de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument mogelijk maakt de betrokken waar zonder analytisch onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

1. de verhoudingen tussen de verschillende elementen, te weten de reflectorkop, het batterijhuis, de afsluitdop, alsmede de “gladde” en “bewerkte” gedeelten van de batterijhuls;

2. de opbouw uit de reflectorkop en een strak cilindrisch gedeelte;

3. de grotere diameter aan de voorzijde van de reflectorkop ten opzichte van het cilindrische batterijhuis, die afneemt naar de overgang tot het cilindrische deel en de lichte bolling die daarbij aan de vorm van de reflector-kop een opmerkelijke spanning verleent, welke spanning wordt geaccentueerd door een scherpe aftekening waar de reflectorkop overgaat in het cilindrisch gedeelte;

4. de cilindrische ring aan de voorzijde die het reflectorglas en de reflector met lamp ontsluit, en die aansluit op een eveneens cilindrisch deel waarna een bolvormig deel de overgang naar het batterijhuis vormt;

5. het nauwkeurig begrensde greepprofiel op het batterijhuis;

6. de overgang naar de afsluitdop aan de achterzijde, fijntjes afgetekend door een geribbelde rand en de afsluitdop zelf die een karakteristieke beëindiging van het cilindrisch gedeelte vormt.

3.15. Anders dan Edco en PP Impex betogen, vallen de Vormmerken niet onder de in artikel 1 BMW genoemde vormen die van merkbescherming zijn uitgesloten.

De Vormmerken zijn niet louter bepaald door de aard van de waar. Aan Edco en PP Impex kan worden toegegeven dat de vorm van batterijen en de effectiviteit van de reflector mede bepalend zullen zijn geweest voor de cilindrische vorm van de behuizing en de ten opzichte van de behuizing grotere diameter van de reflectorkop van de Vormmerken, maar voor de overige hiervoor genoemde kenmerken van de Vormmerken geldt niet dat ze zuiver functioneel zijn.

De Vormmerken geven niet een wezenlijke waarde aan de waar. Indien die invloed buiten beschouwing blijft die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als merk samenhangende wervingskracht, kan niet gezegd worden dat de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Die waarde wordt immers evenzeer bepaald door de producteigenschappen en de gebruikskenmerken van de Maglite-zaklampen. In dit verband is van belang de onbetwist gebleven stelling van Mag dat de Maglite-zaklampen in grote getalen worden afgenomen door beroepsgroepen die haar voornamelijk uit utilitaire oogpunten gebruiken, zoals politie, bewakingspersoneel, ziekenhuispersoneel en militairen.

De Vormmerken zijn niet noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen. Anders gezegd: de Vormmerken bestaan niet uitsluitend uit de vorm waarvan de wezenlijke functionele kenmerken uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Er zijn in de Vormmerken willekeurige, decoratieve bestanddelen verwerkt. Mag noemt als voorbeeld van een technische oplossing verwerkt in de Maglite-zaklampen de aanwezigheid van een aan/uit-knop, glas voor het lampje en een dop die er voor zorgt dat de batterijen in de zaklamp kunnen worden geplaatst, maar merkt terecht op dat de vorm van de aan/uit-knop en het glas en het uiterlijk van de afschroefbare dop geen technische oplossing behelzen. Hetzelfde kan gezegd worden over een aantal van de andere genoemde kenmerken van de Vormmerken.

3.20. Bij de beoordeling van de gelijkenis dient een vergelijking te worden gemaakt tussen het gedeponeerde merk en het gebruikte teken. Voorts dient acht te worden geslagen op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen en behoort meer gewicht te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil.

Vanuit dit beoordelingskader, komt de rechtbank tot het oordeel dat de Alu-zaklamp en de Vormmerken in belangrijke mate overeenstemmen. De stelling van Edco en PP Impex dat de Alu-zaklamp zich richt op een geheel ander publiek dan de Maglite-zaklamp en voor een veel lagere prijs wordt verkocht, doet hieraan niet af. Hetzelfde geldt voor de door Edco en PP Impex genoemde verschillen, die overigens deels door Mag worden betwist. Deze verschillen zijn ondergeschikt aan tussen beide bestaande punten van overeenstemming. De hiervoor onder 3.12. genoemde kenmerken van de Vormmerken zijn immers alle terug te vinden in de Alu-zaklampen.

3.23. Het vorenstaande brengt eveneens mee dat Edco onrechtmatig heeft gehandeld jegens Mag en gehouden is de door Mag als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden. Mag stelt dat zij schade heeft geleden door het bestaan van verwarring bij het publiek en afbreuk aan reputatie en exclusiviteit van de Maglite-zaklampen. Voorts is volgens Mag sprake van winstderving omdat zij als gevolg van de inbreuk een deel van de markt kwijt raakt en prijsbederf plaatsvindt. Hiermee heeft Mag voldoende aannemelijk gemaakt dat zij mogelijk schade heeft geleden. Nu niet mogelijk is de omvang van de schade thans vast te stellen, zal de rechtbank Edco veroordelen tot schadevergoeding, op te maken bij staat.

Ingevolge het bepaalde in artikel 13A lid 5 BMW kan een vordering tot schadevergoeding bestaan naast een vordering tot winstafdracht. Gelet op het arrest van de Hoge Raad inzake HBS/Danestyle (14 april 2000, NJ 2000, 489) overweegt de rechtbank evenwel dat een redelijke uitleg van genoemd artikellid met zich meebrengt dat niet meer dan een bedrag gelijk aan het hoogste van de bedragen terzake van winstafdracht en schade uit gederfde winst kan worden toegewezen. De rechtbank beschouwt winstafdracht als een abstracte vorm van schadevergoeding, dat wil zeggen geabstraheerd van het door de rechthebbende geleden nadeel.

In de schadestaatprocedure zal de hoogte van de geleden schade uit gederfde winst en van de gevorderde winstafdracht moeten worden bepaald, zodat een bedrag gelijk aan het hoogste van die bedragen kan worden toegewezen. Tevens zal in die procedure bepaald dienen te worden tot welk bedrag de andere door Mag gestelde schadeposten dan die terzake van gederfde winst voor toewijzing vatbaar zijn.

3.25. Nu hierboven reeds is geoordeeld dat aan Mag zekere intellectuele eigendomsrechten op de Vormmerken toekomen, gaat het beroep van Edco en PP Impex op nietigheid of vernietigbaarheid niet op. Hierbij is nog van belang dat een inbreuk op het mededingingsrecht is geoorloofd indien dat gebeurt met het oog op bescherming van een geldig recht, zoals in het onderhavige geval.

Ook het subsidiaire verweer van Edco en PP Impex gaat niet op. Uit het bepaalde in onder meer de artikelen 1.2 en 1.4 van de overeenkomst, zoals hierboven geciteerd, volgt dat de overeenkomst niet, zoals Edco en PP Impex stellen, slechts ziet op de mini Maglite-zaklamp, maar ook op zaklampen die overeenstemmen met andere zaklampen van Mag.

3.27. Mag vordert een bedrag van EUR 5.000,00 als vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De rechtbank hanteert als uitgangspunt dat het moet gaan om verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een schik-kingsvoor-stel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.

Mag stelt wel dat de gevorderde kosten zijn gemaakt en biedt daarvan bewijs aan, maar laat na een afdoende omschrijving van de verrichtingen te geven, anders dan die ter voorberei-ding van de processtukken en ter instructie van de zaak. De rechtbank gaat dan ook ervan uit dat vóór de aanvang van het geding geen andere of meer kosten zijn gemaakt dan die welke ter voorbereiding van een geding in het algemeen rede-lijk en noodzakelijk zijn. Voor dergelijke kosten pleegt het bepaalde in de artikelen 237 tot en met 240 van het Wetboek van Burger-lijke Rechtsvordering al een vergoeding in te sluiten. De rechtbank zal de vordering tot vergoeding van buitengerech-telijke kosten daarom afwijzen.

- dagvaarding EUR 77,57

- vastrecht 230,00

- salaris procureur 1.152,00 (3,0 punten × tarief EUR 384,00)

Totaal EUR 1.459,57

3.31. PP Impex vordert – samengevat - bij vonnis, uitvoer bij voorraad,

primair: nietig te verklaren de depots ten grondslag liggend aan de Benelux merkinschrijvingen 551401 en 551402 van 29 juli 1994 ten name van Mag en ambtshalve doorhaling van de inschrijving van de nietig verklaarde depots,

subsidiair: te verklaren voor recht dat de Super-zaklamp, Top-zaklamp en/of de Mega-zaklamp geen inbreuk maken op auteurs- en merkrechten van Mag en dat de verhandeling van deze zaklampen in de Benelux, althans in Nederland, niet onrechtmatig is jegens Mag.

- salaris procureur 452,00 (2,0 punten × factor 0,5 × tarief EUR 452,00)

Totaal EUR 452,00

4. De beslissing

De rechtbank

in conventie

4.1. verklaart zich niet bevoegd wat betreft de vordering inzake het Gemeenschapsmerk en verwijst de zaak voor dat deel naar de rechtbank te ’s Gravenhage,

4.5. beveelt Edco binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Mag, onder overlegging van bewijsstukken schriftelijk en gedetailleerd opgave te doen

1. van wie, met vermelding van volledige naam en adres, zij de Alu-zaklampen heeft betrokken en/ of door wie zij de Alu-zaklampen heeft doen vervaardigen, in beide gevallen onder vermelding van de inkoopprijs,

2. welke aantallen Alu-zaklampen zij heeft betrokken en / of doen vervaardigen, welke aantallen zij aan afnemers heeft geleverd en welke aantallen zij thans in voorraad houdt,

3. aan welke afnemers – niet zijnde eindgebruikers – met vermelding van volledige naam en adres zij in binnen- en buitenland de Alu-zaklampen heeft geleverd met opgave van de aantallen per afnemer,

4. in welke media en op welke wijze zij reclame en / of andere vormen van publiciteit voor de Alu-zaklampen heeft gemaakt en / of heeft laten maken,

in reconventie

4.14. verklaart PP Impex niet-ontvankelijk in haar vordering,