Hoge Raad, 29-06-2001, AB2391, C99/218HR

29 juni 2001

Eerste Kamer

Nr. C99/218HR

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

1. IMPAG B.V.,

2. GAMES INTERNATIONAL B.V.,

beiden gevestigd te Winschoten,

1. de vennootschap naar vreemd recht [verweerder 1], gevestigd in de staat Illinois, Verenigde Staten van Amerika,

2. de vennootschap naar vreemd recht INTERPLAY INC., gevestigd in New York, New York, Verenigde Staten van Amerika,

3. de vennootschap naar vreemd recht NED STRONGIN CREATIVE SERVICES, gevestigd te New York, New York, Verenigde Staten van Amerika,

4. de maatschap naar vreemd recht POKONOBE ASSOCIATES, gevestigd te New York, New York, Verenigde Staten van Amerika,

5. [Verweerders 5], beiden handelende onder de naam [..], wonende te [woonplaats], Israël,

6. de vennootschap naar vreemd recht HASBRO INTERNATIONAL INC., gevestigd te Pawtucket, Rhode Island, Verenigde Staten van Amerika,

7. de vennootschap naar vreemd recht [verweerster 7], gevestigd te [vestigingsplaats], Verenigde Staten van Amerika,

8. de vennootschap naar vreemd recht [verweerster 8], gevestigd te [vestigingsplaats], Verenigde Staten van Amerika,

Impag c.s. heeft de vordering bestreden.

De President heeft bij tussenvonnis van 21 augustus 1997

Bij eindvonnis van 23 oktober 1997 heeft President zijn beslissingen bij zijn tussenvonnis van 21 augustus 1997 gehandhaafd en de door MB c.s. ingestelde vorderingen toegewezen, behoudens de gevorderde voorschotten op de winstafdracht en schadevergoeding.

Tegen deze vonnissen hebben Impag c.s. hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam.

Bij arrest van 21 januari 1999 heeft het Hof de beslissing onder 2 van het bestreden vonnis van 23 oktober 1997 vernietigd, en in zoverre opnieuw rechtdoende,

Tegen het arrest van het Hof hebben Impag c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

MB c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander hof ter verdere afdoening.

De advocaat van MB c.s. heeft bij brief van 5 april 2001 op die conclusie gereageerd.

3.1.1 In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende.

Verweersters in cassatie onder 7 en 8 (verder gezamenlijk: [verweersters 7 en 8]) produceren onder meer de volgende spellen, zulks op grond van licenties onderscheidenlijk verleend door de verweerders in cassatie 1 - 5:

- Jenga, Jenga Ultimate, Jenga for kids;

- Wie is het;

- Vier op 'n Rij;

- Valkuil;

- Zeeslag.

- Crazy Tower;

- Mystery Person;

- Four Wins;

- Ball Trap;

- Sea Battle.

3.1.2 In dit kort geding hebben [verweerder 1] c.s., voor- zover in cassatie van belang, gesteld dat de in 3.1.1 genoemde spellen van Impag c.s. ongeoorloofde overeenstemming vertonen met de spellen waarvan de auteursrechten toekomen aan de verweerders in cassatie 1 - 5. Impag c.s. maken daarom volgens [verweerder 1] c.s. inbreuk op deze auteursrechten.

Voorts voeren [verweerder 1] c.s. aan dat Impag c.s. onrechtmatig handelen jegens verweerders 1 - 5 in cassatie omdat Impag c.s. stelselmatig ongeoorloofd aanhaken aan de spellen en nodeloos verwarring veroorzaken.

Op deze gronden hebben [verweerder 1] c.s. gevorderd, kort gezegd, dat Impag c.s. zal worden verboden de gewraakte handelingen te verrichten.

Jenga.

Het spelconcept van Jenga is niet oorspronkelijk. De vormgeving is dit wel. De vormgeving van het spel Crazy Tower is een nabootsing van Jenga. Impag c.s. maken met het maken en verveelvoudigen van Crazy Tower dan ook inbreuk op het auteursrecht van [verweersters 7 en 8] op de vormgeving van Jenga (rov. 5.25 - 5.28).

Dit geldt evenzeer voor de andere uitvoeringen van Jenga (Jenga for kids en Jenga Ultimate), die naar 's Hofs vaststelling gelijken op Jenga. Impag c.s. maken met Crazy Tower eveneens inbreuk op deze uitvoeringen van Jenga (rov. 5.29).

Wie is het

Wat Wie is het betreft, zijn de uitwerking van het spelconcept en de vormgeving naar 's Hofs oordeel niet te onderscheiden. Beide zijn voldoende oorspronkelijk om auteursrechtelijk te worden beschermd. Het gezelschapsspel Mystery Person van Impag c.s. stemt zowel wat uitwerking als ook wat de vormgeving betreft volkomen overeen. Impag c.s. maken dan ook inbreuk op het auteursrecht van [verweersters 7 en 8] c.s. ter zake van Wie is het (rov. 5.30 - 5.33).

Vier op 'n Rij

Met betrekking tot Vier op 'n Rij heeft het Hof geoordeeld dat het spelconcept niet zodanig oorspronkelijk is dat het als een werk in de zin van art. 1. Auteurswet moet worden beschouwd. De vormgeving is echter voldoende oorspronkelijk om voor bescherming in aanmerking te komen. De vormgeving van het door Impag c.s. in de handel gebrachte spel Four Wins is een vrijwel klakkeloze copie van de reisuitvoering van Vier op 'n Rij en stemt in hoofdzaken overeen met de tafeluitvoering van dit spel. Four Wins is aldus een nabootsing in de zin van art. 13 Auteurswet van de vormgeving van de beide uitvoeringen van Vier op 'n Rij (rov. 5.34 - 5.37).

Valkuil

Het spelconcept van Valkuil wordt naar 's Hofs oordeel in overwegende mate door een technisch effect bepaald en is reeds daarom niet als een werk in de zin van art. 1 Auteurswet te beschouwen. Hoewel de vormgeving van dit spel in belangrijke mate door de technische eisen van het mechaniek wordt bepaald, heeft deze een voldoende mate van oorspronkelijkheid om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Ball Trap stemt visueel zozeer met de tafeluitvoering van Valkuil overeen dat zij naar 's Hofs oordeel moet gelden als een nabootsing van deze uitvoering in de zin van art. 13 Auteurswet (rov. 5.38 - 5.41).

Zeeslag

Het spel Zeeslag voldoet naar 's Hofs oordeel noch wat het spelconcept betreft noch wat de vormgeving betreft aan de eis van oorspronkelijkheid, zodat dit spel niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

3.1.5 Het middel bestrijdt 's Hofs beslissing en de gronden waarop zij berust. De onderdelen 8 en 11 zijn ingetrokken en behoeven derhalve geen behandeling.

In het navolgende zullen, na bespreking van het verweer van Impag c.s. dat een spoedeisend belang ontbreekt, de klachten van Impag c.s. telkens per spel worden behandeld.

3.2.3 Bij de beoordeling van dit onderdeel moet worden vooropgesteld dat indien, zoals hier, in kort geding een voorziening wordt gevraagd die ertoe strekt een einde te maken aan, als stelselmatige inbreuk op een subjectief recht aan te merken handelingen waarvan de eisende partij doorlopend schade ondervindt, het alleszins voor de hand ligt dat deze partij een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen (vgl. HR 23 januari 1998, nr. 16495, NJ

2000, 544). De enkele omstandigheid dat de eisende partij geruime tijd heeft laten verlopen voordat hij in kort geding een tot het verkrijgen van een verbod van de gewraakte handelingen strekkende vordering instelde, behoeft de kortgedingrechter niet ervan te weerhouden aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vordering bestaat. Het is aan de feitenrechter voorbehouden om te beoordelen of, gelet op de omstandigheden van het geval, in concreto - nog - voldoende spoedeisend belang bij de vordering bestaat. Het Hof heeft deze vraag voor het onderhavige geval bevestigend beantwoord. Daarmee heeft het niet blijk gegeven van een onjuiste opvatting omtrent het voor een vordering in kort geding geldende vereiste van een spoedeisend belang. Voor het overige berust dit oordeel op een aan het Hof als feitenrechter voorbehouden, en in cassatie niet op juistheid te toetsen, waardering van de omstandigheden, daaronder de wederzijdse belangen van partijen begrepen. In het licht van hetgeen door Impag c.s. in de feitelijke instanties is aangevoerd, is het door het onderdeel bestreden oordeel van het Hof niet onbegrijpelijk. Het was niet gehouden tot een nadere motivering.

3.3.4 Onderdeel 3.3.1 klaagt, samengevat weergegeven, dat zonder nadere motivering niet is te begrijpen waarin de oorspronkelijkheid kan bestaan van het uiterlijk van 54 gelijkvormige blokjes.

Uit de laatste volzin van rov. 5.26 blijkt dat 's Hofs door het onderdeel bestreden oordeel berust op waarneming door het Hof van de ter Griffie van het Hof gedeponeerde uitvoering van Jenga. Kennelijk heeft het Hof geoordeeld dat degene die het spel waarneemt kan zien dat het uiterlijk voldoende oorspronkelijk is om auteurs rechtelijk te worden beschermd. Dit oordeel geeft niet van een onjuiste opvatting omtrent de vereiste oorspronkelijkheid blijk. Het is niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering, in het bijzonder niet nu het hier gaat om een beslissing in kort geding. Het onderdeel faalt derhalve.

3.3.7 Onderdeel 3.5 faalt eveneens. Het bestrijdt 's Hofs oordeel in zijn rov. 5.29, dat de in hoger beroep aangevoerde grief XIV geen stellingen bevatte die zouden kunnen leiden tot vernietiging van de vonnissen van de President. In deze grief zou, zo moet het betoog van Impag c.s. worden opgevat, besloten liggen dat [verweersters 7 en 8] afstand zou hebben gedaan van de auteursrechtelijke bescherming van de Jenga spellen.

Het Hof heeft echter kennelijk en niet onbegrijpelijk geoordeeld dat Impag c.s. in grief XIV niet een beroep op afstand van recht hebben gedaan zoals thans door hen wordt gesteld. Dit oordeel kan in cassatie niet op juistheid worden getoetst aangezien de uitleg van hetgeen een partij voor het Hof heeft gesteld en aangevoerd is voorbehouden aan het Hof als rechter die over de feiten oordeelt.

3.4.1 De onderdelen 4.1 - 4.3 zijn gericht tegen hetgeen het Hof overweegt met betrekking tot Wie is het waarop, naar 's Hofs oordeel, Impag c.s. met Mystery person inbreuk maakt. In zijn rov. 5.30 oordeelt het Hof dat het concept van het spel Wie is het, zoals het in de uitvoeringen van het spel is geconcretiseerd, oorspronkelijkheid niet kan worden ontzegd. De uitwerking van het spelconcept en de vormgeving van het spel zijn naar 's Hofs oordeel niet te onderscheiden. Hetgeen het Hof overweegt in rov. 5.31 moet, samengevat weergegeven, aldus worden begrepen dat ook indien ervan wordt uitgegaan dat het concept van dit spel zijn oorsprong vindt in het algemeen bekende spelletje om met (zo min mogelijk) vragen te ontdekken wat of wie de ondervraagde in gedachten heeft, zoals Impag c.s. stellen, dit idee hier is uitgewerkt in een spel waarvan de vormgeving zodanig oorspronkelijk is dat het aanleiding geeft tot auteursrechtelijke bescherming.

Oordelende als zo-even is vermeld, heeft het Hof het idee, het spelconcept, onderscheiden van de uitwerking ervan en deze uitwerking aangemerkt als een werk ten aanzien waarvan de maker auteursrechtelijke bescherming geniet.

3.4.3 Onderdeel 4.3 klaagt dat het Hof ook met betrekking tot het spel Wie is het heeft miskend dat dit spel als een gebruiksvoorwerp moet worden beschouwd waarvan het uiterlijk in beginsel voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking kon komen, zodat het, ingevolge art. 21 BTMW, alleen dan voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen wanneer het uiterlijk duidelijk een kunstzinnig karakter vertoont.

Deze klacht faalt op dezelfde gronden als hiervoor onder 3.3.6 zijn vermeld.

3.5.2 De klachten van de onderdelen 5.1 en 5.2 gaan ervan uit dat het Hof aan het spelconcept van Vier op 'n Rij (enige) oorspronkelijkheid heeft toegekend en dat het Hof mede op grond daarvan auteursrechtelijke bescherming heeft toegekend aan het onderhavige spel.

De onderdelen kunnen bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden omdat de veronderstelling waarvan zij uitgaan niet juist is. Het Hof heeft immers, naar blijkt uit zijn rov. 5.35, het spelconcept van het onderhavige spel onvoldoende oorspronkelijk geacht om auteursrechtelijke bescherming aan dit spel te verbinden. Hetgeen het Hof overweegt geeft geen aanleiding voor de veronderstelling dat het de geringe mate van oorspronkelijkheid die het aan het spelconcept toekent van belang acht bij zijn beoordeling van de vraag of de uitvoering van het spel voldoende oorspronkelijk is om er auteursrechtelijke bescherming aan te verbinden.

3.5.3 De onderdelen 5.3 en 5.4 klagen, samengevat weergegeven, dat het Hof heeft miskend dat de vormgeving van het spel voornamelijk berust op eigenschappen waaraan technische gebruiksvoordelen zijn verbonden of waarmee de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het spel wordt vergroot. Deze eigenschappen had het Hof, volgens de onderdelen, buiten beschouwing behoren te laten bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een eigen oorspronkelijk karakter van het spel.

De onderdelen falen. Ook wanneer de vorm van een werk tot stand is gekomen in een met het oog op het behalen van een technisch of gebruiksvoordeel beperkte keuze- vrijheid, kan sprake zijn van een werk dat een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijke stempel van de maker draagt. Dat en waarom dit in het onderhavige geval anders zou zijn is in de feitelijke instanties niet aangevoerd en kan niet voor het eerst in cassatie aan de orde worden gesteld omdat zulks een onderzoek van feitelijke aard zou vergen waarvoor in cassatie geen plaats is.

3.5.6 Bij de beoordeling van dit onderdeel moet het volgende tot uitgangspunt worden genomen.

De VS zijn per 1 maart 1989 tot de Berner Conventie toegetreden. Volgens art. 18 lid 1 van de Berner Conventie is de Conventie van toepassing op alle werken, die op het ogenblik van haar inwerkingtreding nog niet gemeengoed zijn geworden in het land van oorsprong ten gevolge van het verstrijken van de beschermingsduur. Hetzelfde geldt volgens het vierde lid in geval van nieuwe toetredingen.

Hieruit volgt dat met ingang van het tijdstip waarop de VS tot de Berner Conventie toetraden, ter zake van alle werken ten aanzien waarvan ingevolge de Conventie bescherming kan worden verleend, en waarvan de VS als land van oorsprong gelden, in de Unie de aan het verdrag te ontlenen bescherming kan worden ingeroepen. Dit is slechts anders indien deze werken ten gevolge van het verstrijken van de beschermingsduur op 1 maart 1989 reeds gemeengoed waren geworden binnen de VS. Een en ander ongeacht of met betrekking tot deze werken in de VS om een andere reden geen bescherming bestaat.

Voorzover het onderdeel met betrekking tot het spel Vier op 'n Rij beoogt te stellen dat het door verstrijken van de beschermingsduur van het auteursrecht reeds gemeengoed was geworden, kan het niet tot cassatie leiden omdat zulks in de feitelijke instanties niet is aangevoerd en de beoordeling van deze stelling een onderzoek van feitelijke aard zou vergen waarvoor in cassatie geen plaats is. Voor het overige faalt het onderdeel omdat, zoals volgt uit de hiervoor weergegeven inhoud van art. 18 lid 1 en lid 4 van de Berner Conventie, met betrekking tot werken die in de VS geen bescherming genieten, anders dan omdat zij reeds gemeengoed waren geworden ten gevolge van het verstrijken van de beschermingsduur, desondanks in andere landen van de Unie wel de aan de Conventie te ontlenen bescherming kan bestaan.

Het onderdeel faalt derhalve.

3.6.2 Onderdeel 6.1 is gericht tegen 's Hofs rov. 5.40 - 5.42. Het verwijt het Hof dat het onvoldoende inzicht heeft gegeven in de gedachtengang die het heeft geleid tot zijn oordeel dat de vormgeving van het onderhavige spel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

Het Hof heeft, naar volgt uit zijn door het middel bestreden rechtsoverweging, zijn oordeel gegrond op zijn waarneming van de ter griffie van het Hof gedeponeerde exemplaren van het spel Valkuil. Tot nadere motivering was het Hof in dit kort geding, gelet op het in de feitelijke instanties tussen partijen gevoerde debat, niet gehouden.

3.6.5 De onderdelen 9 en 10 richten zich voorts met de hiervoor onder 3.5.4 en 3.5.5 weergegeven klachten ook tegen 's Hofs rov. 5.11 en 5.12 voorzover zij het spel Valkuil betreffen.

Ten aanzien van dit spel heeft het Hof door zich aan te sluiten bij hetgeen de President in zijn rov. 9 onder E heeft overwogen, evenals het ten aanzien van Vier op 'n Rij heeft gedaan, tot uitgangspunt genomen dat dit spel in de VS als model wordt beschermd, maar heeft het in het midden gelaten of ten aanzien van dit spel in de VS ook auteursrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen.

De hiertegen gerichte klacht van onderdeel 9 treft doel op de hiervoor onder 3.5.4 vermelde grond.

Onderdeel 10 faalt op de hiervoor onder 3.5.6 vermelde grond.

3.7.2 Onderdeel 7.1 verwijt het Hof dat het niet heeft onderzocht of Zeeslag zich duidelijk onderscheidt van andere op de markt aanwezige, vergelijkbare, spellen. Daarbij gaat het onderdeel, naar blijkt uit zijn toelichting, uit van hetgeen de Hoge Raad heeft geoordeeld in zijn arrest van 21 december 1956, NJ 1960, 414.

Het onderdeel faalt omdat Impag c.s. in de feitelijke instanties niet hebben aangevoerd dat Zeeslag zich niet onderscheidt van andere op de markt aanwezige spellen. Het Hof behoefde zich daarom niet te begeven in de vraag of andere spellen gelijkenis vertonen met Zeeslag.

3.7.4 Onderdeel 7.3 verwijt het Hof dat het niet ervan heeft blijk gegeven te zijn ingegaan op de stelling van Impag c.s. dat degene die een niet door enig recht van industriële eigendom beschermd product van een concurrent nabootst, daarbij niet is gehouden verwarring te vermijden doch slechts dat de betrokkene, waar dat mogelijk is, het eigen product zodanig dient aan te passen dat verwarring zoveel mogelijk wordt voorkomen. In het bijzonder is volgens het onderdeel niet vereist dat op alle punten waar dit mogelijk is, een afwijking wordt aangebracht.

Het Hof heeft in zijn rov. 5.46 geoordeeld dat de vormgeving van het door Impag c.s. op de markt gebrachte spel Sea Battle in overwegende mate overeenstemt met die van de tafeluitvoering van Zeeslag; dat Sea Battle moet gelden als een vrijwel slaafse nabootsing van Zeeslag; dat verwarring bij het publiek stellig is te duchten. In zijn rov. 5.47 oordeelt het Hof dat Impag c.s. de spellen van [verweersters 7 en 8] systematisch nabootsen en dat de overeenstemming ook bijkomende elementen omvat zoals kleurstelling en vormgeving van de onderdelen. In zijn rov. 5.48 komt het Hof tot de gevolgtrekking dat de vraag of Impag c.s. hun verplichting om verwarringsgevaar te voorkomen zijn nagekomen ontkennend moet worden beantwoord. Deze oordelen moeten aldus worden begrepen dat als gevolg van de nabootsing door Impag c.s. van het spel Zeeslag, dat niet wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, verwarring bij het publiek valt te duchten en dat Impag c.s., zijn tekortgeschoten in hun verplichting om bij dit nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Aldus oordelende heeft het Hof niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven (vgl. laatstelijk HR 30 oktober 1998, C97/084, NJ 1999/84). Opgevat als hiervoor is vermeld, is 's Hofs oordeel niet onbegrijpelijk. Nadere motivering behoefde het niet. Het onderdeel faalt derhalve.

3.7.5 Onderdeel 7.4 verwijt het Hof dat het heeft nagelaten te vermelden welke aspecten van het spel Zeeslag van dien aard zijn dat het spel zich daardoor ten opzichte van andere op de markt aanwezige spellen onderscheidt en welke aspecten van het spel van dien aard zijn dat Impag c.s. zich van nabootsing daarvan hadden behoren te onthouden. Dit onderdeel faalt omdat uit hetgeen het Hof heeft overwogen in zijn rov. 5.44 blijkt dat het zijn door het onderdeel bestreden oordeel heeft gegrond op waarneming van de spellen. Tot nadere motivering was het Hof in dit kort geding niet gehouden.

Het in 's Hofs dictum met betrekking tot het onderhavige spel geformuleerde verbod doet voldoende duidelijk zijn waaraan Impag c.s. zich hebben te houden.

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 21 januari 1999;

verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage;

veroordeelt [verweerder 1] c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Impag c.s. begroot op ƒ 1.414,77 aan verschotten en ƒ 3.500,-- voor salaris.